Ricorre un'ipotesi di contraffazione del marchio se nel nome a dominio la la differenziazione tra i suffissi ".it" e ".com" nel domain name non èsufficiente ad escludere la confondibilità dei contrapposti segni distintivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

NONA SEZIONE CIVILE

Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale composta dai magistrati:

Dott. Tommaso Marvasi - Presidente -

Dott. Marina Meloni - Giudice -

Dott. Giulia Iofrida - Giudice rel. -

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 82645 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2007 posta in deliberazione all'udienza del 7/7/2011 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60+20) e vertente

tra

Fallimento Sc. S.r.l., in persona del Curatore p.t. elett. dom.to in Roma Via (...) presso lo studio dell'Avv.to Prof. Au.Ge. che lo rappresenta e difende per delega in atti unitamente all'Avv.to Ub.Sa.

Attore in riassunzione

e

Pe.Fr., quale titolare della ditta individuale Of., e Of. S.r.l. unipersonale, in persona dell'amministratore unico Pe.Fr., elett. dom.te in Roma Circ.ne Clodia 120 presso lo studio dell'Avv.to Al.Pi. che le rappresenta e difende per delega in atti

Convenute

Oggetto: Nome a dominio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 12/12/2007, la Sc. S.r.l., con sede in Senigallia (AN), società operante nel settore della produzione, commercializzazione, assistenza e manutenzione di prodotti di orologeria, nonché titolare del marchio nazionale "Of.", registrato all'UIBM, su domanda depositata in data 18/5/2000, in riferimento alla classe merceologica 14 (gioielleria, metalli preziosi), conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, Pe.Fr., quale titolare della ditta individuale Officina del Tempo di Pe.Fr., e Of. S.r.l. unipersonale, in persona dell'amministratore unico Pe.Fr., con sede in Roma, operanti nel medesimo settore merceologico, per sentire accertare e dichiarare la nullità del nome a dominio "(...)", registrato da Pe.Fr., in data 8/11/2000, per difetto di novità ex artt. 220, 22, 25 C.P.I., con conseguente inibitoria all'uso del medesimo domain name, utilizzato, non soltanto a fine pubblicitario ma anche per la vendita di prodotti di orologeria, anche attraverso la ditta e la società convenuta (costituita nel 2006). L'attrice deduceva che il Tribunale ordinario di Roma, Sezione Specializzata P.I., con sentenza n. 25744/2005, depositata il 1/12/2005, aveva già accertato, in un giudizio promosso da essa Sc. nei confronti della Pe., quale titolare della ditta individuale, la nullità del marchio nazionale "Of.", registrato dalla Pe. in data 30/7/2001 all'U.I.B.M., con inibitoria ad ogni uso del segno distintivo diverso dalla ditta individuale, riconoscendo invece alla convenuta un diritto di preuso locale, dal 1998, della ditta "Of.", ma lamentava che la convenuta, anche attraverso la società unipersonale omonima costituita nel 2006, continuava ad utilizzare, illecitamente, un nome a dominio "(...)".

Si costituivano in data 26/3/2008, tempestivamente ai sensi degli artt. 166 - 167 c.p.c., le convenute, contestando la domanda attorea (deducendo che la sentenza, passata in giudicato, nulla aveva statuito in ordine a segni distintivi diversi dal marchio e che la propria attività commerciale era svolta in Roma, dal 1994, con pubblicità almeno dal 1998, e preuso non meramente locale, con conseguente piena legittimità del nome a dominio registrato, nell'ottobre 2000, per contraddistinguere l'attività della ditta, consistente esclusivamente nella "riparazione, restauro e rimessa a nuovo di orologi a pendolo, da polso e a tasca, antichi e moderni") e chiedendone il rigetto, con domanda riconvenzionale di accertamento della piena legittimità dell'uso del suddetto nome a dominio.

La causa, concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva istruita con l'acquisizione di documenti e, dichiarata, all'udienza del 16/9/2010, interrotta a seguito dell'intervenuto Fallimento della società attrice e riassunta, con ricorso ex art. 303 c.p.c. presentato dal Fallimento Sc. S.r.l. in data 15/3/2011, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente controversia, avendo ad oggetto un giudizio instaurato successivamente al 1/7/2003, inerente una domanda di accertamento della nullità di un nome a dominio, segno distintivo, deve essere decisa dal Collegio ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 6 del D.lgs. 168/2003, istitutivo delle Sezioni Specializzate nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale.

Nel merito, dalla sentenza n. 25744/2005 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, Sez. IX civ. Spec. Prop. Ind., nel giudizio n. 7351/2004, tra Sc. S.r.l. e Pe.Fr., quale titolare della ditta individuale Of., passata in giudicato, si evince che, accertato un preuso locale, dal 1998, da parte della convenuta, della sola ditta individuale Of., con sede in Roma, non anche del marchio di fatto corrispondente, in difetto di prova di un suo preuso con una notorietà generale, non meramente locale, è stata dichiarata la nullità della successiva registrazione, in data 30/7/2001, da parte della convenuta Pe., dell'identico marchio ed è stato inibito qualsiasi uso, da parte della Pe., diverso dalla ditta individuale "Of.".

Già dallo stesso contenuto della sentenza predetta del 2005, può dedursi che l'unico uso legittimo del segno "Of." è quello come ditta individuale, operante in Roma, vale a dire il nome utilizzato per contraddistinguere l'impresa, ed, al più, come insegna, che serve a contraddistinguere i locali, aperti al pubblico, dove si esercita l'attività di impresa, rappresentando l'insegna la denominazione dell'esercizio commerciale aperto al pubblico ed inerendo strettamente all'attività, normalmente trasferendosi, con l'esercizio dell'azienda, nella nuova sede.

Ora il nome a dominio o domain name sulla Re. (vale a dire l'indirizzo telematico di accesso alla Rete ed a specifici siti sul Wo.) può essere equiparato ad un segno distintivo, sia pure atipico, di prodotti e servizi, reali e virtuali ed esso può evidentemente entrare in conflitto con i segni distintivi tipici regolamentati per legge. Infatti il domain name, da tempo ormai, non ha più soltanto la mera funzione di versione alfabetica dell'indirizzo numerico identificativo dell'elaboratore che utilizza Internet nel sistema di comunicazione Wo. ma può anche acquisire, con l'utilizzo da parte degli utenti della Rete Internet di nomi di fantasia, aventi valenza di marchi o altri segni distintivi, un valore commerciale, di promozione della propria attività, e come tale essere meritevole di tutela al pari di altri segni distintivi, con applicazione analogica della normativa per essi prevista. Già oggetto di tutela come segno distintivo a livello giurisprudenziale, il nome a dominio aziendale (espressione questa poi sostituita, con la Novella di cui al D.Lgs. 131/2010, da quella "nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo") è stato preso in considerazione dal legislatore del Codice della Proprietà Industriale, introdotto con il D.Lgs. 30/2005, quale segno distintivo c.d. non titolato, vale a dire non assoggettato ad una procedura amministrativa di brevettazione e registrazione (avendo la registrazione presso l'autorità preposta, all'epoca dei fatti la Registration Authority, natura tecnica e privatistica - convenzionale), ma meritevole di tutela (artt. 1, 2.4, 12.1, in tema di novità del marchio, 22, in tema di conflitto con i marchi registrati, art. 133, in tema di inibitoria cautelare, art. 118.6, in tema di revoca ed assegnazione all'avente diritto, all'esito del giudizio di merito che accerti l'illegittimità della altrui registrazione).

Deve poi rammentarsi, con riguardo al marchio, che, ai sensi dell'art. 20 lett. a) C.P.I., il titolare del marchio registrato ha il "diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare, nell'attività economica, un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quello per cui esso è stato registrato".

Ora, stante l'identità tra il marchio registrato, da maggio 2000, in capo all'attrice ed il nome a dominio, registrato, nel novembre 2001, dalla Pe., in una valutazione necessariamente sintetica e di insieme dei marchi e domain name aziendali, appare ricorrere il lamentato pericolo di associazione tra i distinti servizi, appartenenti comunque al medesimo settore merceologico (prodotti di orologeria), e le distinte aziende, atteso che il consumatore medio, navigando sulla rete Internet, potrebbe dedurre un tale collegamento dal solo fatto dell'indubbia evocazione o citazione del primo segno da parte del secondo segno, stante la identità sostanziale grafica e fonetica (in quanto il suffisso "it", corrispondente al top level domain, non è sufficiente a contraddistinguere di per sé solo il marchio "(...)"; vedasi, tra le tante pronunce, T. Pistoia 15/10/2001, Ga., 2002, 4371), e potrebbe pertanto essere indotto a confondere la fonte di provenienza dei diversi prodotti o servizi, cosicché l' unica differenziazione (il suffisso "it"), apposta dalla Pe., nel domain name, non è sufficiente ad escludere la confondibilità dei contrapposti segni distintivi, ricorrendo dunque anche un'ipotesi di contraffazione da parte delle convenute del marchio, dell'attrice, non potendosi più fare rientrare l'uso del segno in questione sulla Rete Internet, a diffusione mondiale, nell'ambito del preuso territoriale (Roma) della ditta corrispondente, già riconosciuto nel pregresso giudicato come unico uso legittimo in capo alla convenuta. Né rileva l'attuale collocazione, nell'indicizzazione dei principali motori di ricerca, del sito "(...)", posteriore rispetto a quello in uso all'attrice ("(...)"), trattandosi di dato variabile e comunque non decisivo al fine di escludere l'effetto confusorio.

Va dichiarata poi inammissibile l'eccezione di decadenza dell'attrice dal diritto di contestare il nome a dominio utilizzato dalla ditta convenuta dal 2000, essendo stata la prima contestazione sollevata nel gennaio 2006, in quanto tale eccezione, con specifico riferimento alla decadenza ai sensi dell'art. 28 c.p.i., è stata irritualmente formulata dalle convenute in comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.i.

Va pertanto inibito, in via definitiva, accertata la contraffazione del marchio nazionale "Of.", registrato dalla Sc. S.r.l. all'UIBM, su domanda depositata in data 18/5/2000, alle convenute l'uso, sulla Rete Internet, del domain name "(...)". Non merita invece accoglimento la domanda attorea, di declaratoria della nullità dell'altrui nome a dominio, per difetto di novità, in quanto l'azione in questione, ex art. 122 c.p.i., concerne esclusivamente un "titolo di proprietà industriale", oggetto dunque di compiuta registrazione, e non anche "tutti i diritti di proprietà industriale anche non titolati, quale il nome a dominio (soggetto ad una procedura di registrazione non pubblica).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, definitivamente pronunciando, sulle domande promosse da Fallimento Sc. S.r.l., in persona del Curatore p.t., con atto di citazione notificato dalla Sc. S.r.l. il 12/12/2007 e con ricorso ex art. 303 c.p.c. presentato dal Fallimento Sc. S.r.l. il 15/3/2011, nei confronti di Pe.Fr., quale titolare della ditta individuale Of., e Of. S.r.l. unipersonale, in persona dell'amministratore unico Pe.Fr., nel contraddittorio delle parti, così provvede:

I) accertata la contraffazione del marchio nazionale "Of.", registrato dalla Sc. S.r.l. all'UIBM, su domanda depositata in data 18/5/2000, inibisce, in via definitiva, alle convenute l'uso, sulla Rete Internet, del domain name "(...)";

II) respinge l'ulteriore domanda attrice;

III) condanna le convenute, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore in riassunzione, liquidate in complessivi Euro 12.775,77, di cui Euro 10.450,00 per onorari, Euro 1.942,00 per diritti, Euro 383,77 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2012.

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2012.