Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso

Tribunale Palermo Civile, Sentenza del 9 febbraio 2011, n. 569

Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso. Fulcro della tutela approntata per le ipotesi di concorrenza sleale è, dunque, la confondibilità dei prodotti parametrata al livello percettivo del consumatore medio, attuata mediante l'imitazione servile di una caratteristica esteriore del prodotto originario che abbia efficacia individualizzante rispetto alla sua provenienza da una determinata impresa. L'imitazione di una caratteristica non individualizzante, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che l'imitazione colpisca una forma coperta da brevetto per modello ornamentale. Ferma restando l'operatività, in tale ipotesi, della tutela concernente la contraffazione, la circostanza che una determinata forma sia coperta da brevetto non la rende, per ciò solo, distintiva sotto il profilo rilevante ai fini dell'art. 2598 citato, mentre, una particolare caratteristica, pur non coperta da brevetto, può assurgere ad elemento individualizzante la cui riproduzione fedele sia idonea ad ingenerare nel consumatore quella confusione che la tutela giuridica mira ad escludere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Composto dai sigg.ri Magistrati

1) dott. Maria Patrizia Spina - Presidente -

2) dott. Giulia Maisano - Giudice rel. -

3) dott. Giuseppe De Gregorio - Giudice -

riunito, in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 15194/2007 R.G. vertente

TRA

Pr. S.r.l., in persona dell'amministratore unico pro tempore, sig. Ro.Pr., elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Gi., unitamente all'Avv. Ma.Ga. del Foro di Como, la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

Attore

Lo.Mi., in persona del titolare, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. Gi.Ad. che, insieme all'Avv. Pa.Co., la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

Convenuto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 24.10.2007, Pr. s.r.l. premettendo di svolgere attività di produzione e commercializzazione di mobili di pregio, rivisitazione in chiave moderna di mobili antichi, con mercato non solo in Italia, ma esteso anche all'Europa ed al resto del mondo, ha dedotto di aver presentato in data 27.7.2004 domanda di registrazione di cinque distinti modelli comunitari, accolta nel mese di febbraio dell'anno successivo, aventi ad oggetto testiere di letto e, tra questi, quello commercialmente denominato "Letto delle rose". Ha descritto il modello come contraddistinto da una forma originale che, attraverso l'intaglio del legno, riproduce con un movimento ad onde "una parentesi graffa rovesciata, la cui sommità è costituita da un grappolo di rose, posto al centro della testiera, con festoni laterali, lungo i quali "scorrono" altre rose" (pg. 5, atto di citazione). Ha soggiunto di aver appreso dalla segnalazione di un proprio agente dell'introduzione sul mercato di un letto, denominato "Anastasia", prodotto dall'impresa individuale Lo.Mi. riproducente sin nei minimi particolari, e segnatamente con l'imbottitura capitonné e la cornice lignea, il letto la cui testata è oggetto di registrazione. Ha segnalato l'identità anche delle modalità di presentazione del letto, degli accessori e della biancheria che lo correda e la significativa differenza del prezzo di vendita (circa 1/3 del letto prodotto dall'attrice), concludendo con il ravvisare nella condotta della convenuta sia degli estremi della contraffazione di modello che della concorrenza sleale. Di conseguenza, ha attivato i rimedi tutori previsti dal Cpi, chiedendo inibirsi l'illecita produzione dell'impresa convenuta ed ordinarsi il definitivo ritiro dal commercio del letto, con l'imposizione di una penale per ogni trasgressione, e ha altresì richiesto il risarcimento dei danni patiti sotto forma di mancato guadagno per lo sviamento della clientela, di pregiudizio all'immagine correlato allo svilimento del modello, imitato servilmente ed associato a beni di qualità inferiore, nonché di danno morale.

La convenuta Lo.Mi. ha analiticamente evidenziato in punto di fatto le differenze - per forma, dimensioni, materiali, colori, finiture e guarnizioni - esistenti tra i due letti, pur entrambi appartenenti al genere dei sommier, negando, in diritto, che il letto Anastasia costituisse imitazione di quello prodotto dall'attrice. Ha, poi, rilevato l'apposizione sulla propria produzione del proprio marchio d'impresa, dato che, coniugato al notevole divario di prezzo dei beni, escludeva anche la configurabilità della concorrenza sleale. Ha infine contestato la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice. La domanda, articolata intorno alla duplice imputazione della contraffazione di modello coperto da privativa e di concorrenza sleale, non è meritevole di accoglimento.

Premesso che è ormai consolidata in giurisprudenza l'affermazione della cumulabità della tutela brevettale con quella anticoncorrenziale, per ravvisare imitazione confusoria in aggiunta alla contraffazione ed occorrerà compiere una duplice indagine, sostanzialmente comparativa, adottando come referenti le due distinte categorie di soggetti che il legislatore identifica con il pubblico destinatario del prodotto: l'utilizzatore informato, menzionato dagli artt. 10 e 19 del Regolamento n. 6/2002, nonché l'art. 33 C.P.I. ed il consumatore medio, cui fa riferimento l'art. 2598 c.c. "L'esclusione della contraffazione di un modello industriale, in quanto quello di cui si afferma l'illiceità presenta carattere individuale, non osta all'accertamento, con riferimento agli stessi prodotti, della concorrenza sleale per imitazione servile, atteso che quest'ultima richiede l'accertamento della confondibilità tra i prodotti quanto alle imprese di provenienza, parametrata alla diligenza del consumatore medio, e non a quella - più elevata - richiesta per l'utilizzatore informato nell'ambito della valutazione del carattere individuale dei modelli" Trib. (Ord.) Venezia, 13.2.2008 e Trib. (Ord.) Venezia, 13.7.2005 La definizione di utilizzatore informato è stata in più occasioni offerta dalla giurisprudenza che lo ha qualificato come "chi ha un certo livello di confidenza con il prodotto" Trib. (Ord.) Torino, Sez. IX, 15.7.2008; "una persona che, se proprio non è un esperto del settore, è molto più attento ai dettagli che non un consumatore medio ed è in condizioni di riconoscere un modello anche confrontandolo con i modelli anteriori e con le evoluzioni della tecnica, essendo (per definizione) un buon conoscitore del mercato" Trib. (Ord.) Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 20.3.2008; "non un esperto del ramo, ma un consumatore che utilizza materialmente il prodotto nel quale viene incorporato il modello, la cui attenzione è però notevolmente superiore alla media, in quanto è costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull'evoluzione dei medesimi, sicché è in grado di distinguerne le variazioni non percepibili agli occhi della media dei consumatori" Trib. (Ord.); Venezia, 13.7.2005; "ossia il consumatore finale informato, interessato alla forma del prodotto sul mercato, avendo continua esperienza del suo utilizzo, ed in quanto tale a conoscenza delle tendenze stilistiche del settore" Trib. (Ord.) Bologna, 27.6.2007.

La valutazione dell'utilizzatore informato e del consumatore medio non coincidono, per il differente grado di consapevolezza del referente e, di conseguenza per la diversa natura dell'indagine che ciascuno compie; da ciò appunto il cumulo delle tutele. "La diversità di giudizio che i due tipi di pubblico destinatario sono chiamati a svolgere: nel caso del modello si tratta di un giudizio analitico, riferito, attraverso la comparazione del nuovo modello con quello preesistente, all'impressione generale che l'utente ricava, anche in dipendenza delle sue conoscenze nel settore merceologico specifico in cui i due modelli sono realizzati. Invece, il consumatore medio, necessariamente meno avveduto ed informato dell'utilizzatore informato, è portato ad un esame essenzialmente sintetico, fatto di impressione più che di comparazione, teso a cogliere gli elementi di concordanza piuttosto che non quelli di difformità, basandosi anche su suggestioni a volte inconsce ed utilizzando comunque un segno che può non coincidere con la realtà in quanto corrisponde a quello che inconsapevolmente il consumatore ha fissato nelle propria memoria" Trib. (Ord.) Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 20.3.200 l'utilizzatore informato, se da un lato è in grado di notare anche piccole variazioni, proprio in quanto consumatore attento e preparato è capace di formarsi una impressione generale diversa solo in quanto il prodotto possieda una propria individualità, cioè una configurazione innovativa rispetto ad analoghi prodotti già presenti sul mercato" Trib. Torino, Sez. IX, 7.11.2008; "La tutela anticoncorrenziale contro l'imitazione servile può essere più incisiva di quella prevista dalla disciplina a tutela .dei modelli dato che l'esclusione della contraffazione di un modello ornamentale motivata con il rilievo che quello di cui si afferma l'illiceità presenta carattere individuale non osta all'accertamento, con riferimento agli stessi prodotti, della concorrenza sleale per imitazione servile in quanto quest'ultima è parametrata alla diligenza del consumatore medio e non a quella - più elevata - richiesta per l'utilizzatore informato nell'ambito della valutazione del carattere individuale" Trib. (Ord.) Napoli, 1.7.2007. Sulla scorta di tali premesse deve escludersi nel concreto che la comparazione, che ai fini dell'applicazione della tutela industriale deve essere circoscritta alla sola testiera, l'unica parte del letto che abbia formato oggetto di privativa, e che " prescinde da un esame analitico delle differenze ravvisabili tra il modello registrato e quello accusato di contraffazione, ma deve avvenire tenendo conto degli elementi essenziali e caratterizzanti che contribuiscono a dare all'utilizzatore l'impressione generale del modello stesso" Trib. (Ord.) Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 23.5.2007, possa generare in un utilizzatore informato la medesima impressione generale.

In proposito non possono non rilevarsi talune incongruità nell'impostazione difensiva dell'attrice che, per un verso, chiede che i termini della comparazione siano costituiti dalle immagini prodotte a corredo della domanda di registrazione che raffigurano la testiera sotto diversi angoli visuali (in merito l'attrice informa di aver con oculatezza e intenzionalità omesso di rendere una minuziosa descrizione del modello, optando per una rappresentazione grafica in bianco e nero, che lasci libero campo nella scelta dei colori da adoperare, con dimensioni tali da impedire la percezione del decoro realizzato attraverso l'intaglio e del materiale adoperato per il rivestimento e per la definizione del capitonné, prova di riferimenti a misure) e dal letto Anastasia e non dai due letti e, poi contraddittoriamente (con un inconferente richiamo all'art. 35 Cpi. che disciplina la diversa fattispecie dei componenti incorporati in un modello complesso) chiede che dalla comparazione vengano escluse tutte le parti del telaio della testiera precluse alla vista dell'utilizzatore che osservi il letto (non più il modello, dunque) nella sua interezza.

La comparazione ben può avvenire tra i due beni, dovendo ritenersi per un verso che la testata del "Letto delle rose" prodotta in giudizio (e sottoposta all'esame del consulente tecnico) si conformi al modello, registrato, diversamente non integrandosi i presupposti per la tutela ad excludendum, e sotto altro e più rilevante profilo che la privativa connessa alla registrazione del modello, proprio in quanto volta ad escludere il diritto di terzi a farne uso nella propria produzione, non può correlarsi ad un modello che sia identificato in funzione di un numero ridottissimo di elementi: il movimento ad onde della sagoma cimasa avente fulcro in un intaglio centrale a motivi floreali e l'imbottitura capitonné (pg. 4 memoria 183 VI comma n. 1, pg. 2 memoria autorizzata del 10.2.2010). Diversamente si accorderebbe al titolare della registrazione una tutela tanto ampia ed ingiustificata quanto ampio e ingiustificato è in sacrificio imposto ai concorrenti, cui sarebbe preluso l'utilizzo di forme (curvilinee), motivi (floreale), modalità di finizione (capitonné) del tutto ricorrenti nel genere dei letti a sommier, sia considerati singolarmente che nella loro combinazione.

Ciò chiarito ed avuto riguardo all'impressione generale che le due testiere, quali appaiono, scevre dall'ingombro del materasso e delle coperte, nelle riproduzioni fotografiche eseguite dal consulente tecnico, suscitano in un utilizzatore informato, non può non rilevarsi come esista tra i due beni una significativa differenza che esclude l'appropriazione da parte del secondo del carattere individuale di quello oggetto di registrazione. La testiera del letto prodotto da Pr. si connota per una certa snellezza e leggerezza d'insieme. La maggiore concentrazione degli elementi decorativi floreali si ha nella zona centrale, che assume dunque rilievo ottico preponderante rispetto alla restante parte. I medesimi elementi floreali progressivamente si diradano procedendo verso i lati fino a scomparire avvolgendosi a spirale lungo un decoro sottile che riproduce un drappo delicatamente attorcigliato e poggiato con leggero andamento curvilineo sulla parte superiore del sommier. Il drappo scompare dietro la testata in corrispondenza degli spigoli superiori per poi riprendere guarnendo entrambi i fianchi. Proprio quest'ultimo particolare conferisce al decoro, che circonda il telaio su tre lati, un'idea di completezza.

Il letto prodotto dalla convenuta ha un cimasa omogeneamente fitta di decori floreali assai concentrati, con una parte centrale imponente richiamata, sia a destra che a sinistra, da altre due punte che si sollevano verticalmente ad altezze progressivamente decrescenti riproducendo, per grandi linee, la sagoma di un triangolo dalla base fortemente allargata e mossa. Non è presente alcun elemento di accompagnamento laterale. Il movimento è accentuato e sinuoso e contribuisce, unitamente alla profusione dell'intaglio, a ricreare un'idea di marcata ricchezza della decorazione.

In altri sintetici termini: mentre il decoro e la foggia della testiera Pr. pur morbidi sono lineari, quelli della testiera Lo. sono ridondanti e barocchi.

A questo primo rilievo non può non soggiungersi l'ulteriore considerazione della difforme definizione

- sia della parte inferiore del telaio, in legno verniciato e munito di piedi poggianti sul pavimento quello del "Letto delle rose", strutturato per essere appeso ed interamente ricoperto dalla tappezzeria quello del letto "Anastasia" che assume, dunque indipendentemente da precise misurazioni, un aspetto più voluminoso;

- sia, per quanto già rilevato, della parte laterale del telaio, che nel solo "Letto delle rose" presenta un elemento decorativo (i lembi di un drappo annodato) destinato a completare otticamente la cimasa, mentre nel letto "Anastasia risulta invisibile nella visione laterale della testiera, perché ricoperto dall'imbottitura.

Quanto al diverso profilo della concorrenza sleale, va rammentato che la tutela di cui all'art. 2598 c.c. si fonda sull'attitudine del prodotto a creare confusione con altro, attraverso la riproduzione delle connotazioni specifiche che rendono quell'ultimo riconoscibile fra tutti gli altri dello stesso genere presenti sul mercato. La valutazione di confondibilità richiesta dalla concorrenza sleale per imitazione servile, poi, deve agganciarsi al profilo soggettivo del consumatore medio. "L'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Non assume rilievo, in contrario, la circostanza che l'imitazione riguardi (e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché - ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione - la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva, in quanto, mentre l'illecito brevettuale concernente una innovazione ornamentale si realizza ancorché la forma ripetuta venga accompagnata da segni tali da rendere distinguibili le origini dei prodotti, l'illecito da concorrenza sleale per imitazione servile richiede che la ripetizione del particolare formale del prodotto altrui - costituente il pregio, del medesimo, quandanche non brevettato come modello - abbia, come effetto o per obiettivo, quello di confondere il mercato" Trib. (Ord.) Bologna, 27.6.2007.

Ritiene il Collegio che i due letti, pur nell'analogia della struttura complessiva, non rechino un'unitaria impronta costruttiva capace di avvicinarli in modo sì significativo da renderli confondibili.

La realizzazione del fregio decorativo è palesemente differente, ove si consideri, grazie alle riproduzioni fotografiche eseguite dal consulente tecnico, che:

- nel "Letto delle Rose" sono presenti fiori di un unico tipo (rose appunto), accompagnati da foglie di fattura realistica (di piccole dimensioni e raccolte intorno ad uno stelo con una di esse in posizione apicale) disposti in modo da ricreare zone di vuoto e di pieno; non esiste simmetria, giacché il decoro che si diparte dalla zona centrale si estende verso i margini esterni assecondando un movimento a spirale che se da una lato muove verso l'alto, dall'altro si dirige verso il basso; l'impuntura che forma il capitonné è definita con stoffa in guisa di rosa; la parte laterale del telaio è definita con un decoro in funzione di continuità e completamento di quella della cimosa; il movimento ondoso che l'intero fregio ligneo propone è poco accentuato;

- nel letto "Anastasia", invece, "l'intera superficie della cimasa appare priva di vuoti essendo stata interamente sfruttata per inserire quante più figure possibili riproducendo fiori (rose e margherite)" (osservazioni del c.t.u. in ordine alla fotografia n. 24 della relazione) di tipo diverso, mentre le foglie sono rappresentante in forma di volute, di riccioli; esiste una marcata e percepibile simmetria tra le due parti del decoro; il movimento del fregio è sinuoso e l'effetto d'insieme, tortile e bombato, è accentuato dalla finitura, pur essa arrotondata ed ulteriormente ammorbidita dall'imbottitura, del profilo del margine superiore esterno; l'impuntura del capitonné è costituita da passamaneria arrotolata a formare dei grossi bottoni. Esiste, dunque, tra i due letti una somiglianza di genere, per essere entrambi dei sommier con testiera imbottita e sormontata da cimosa in legno intagliato, ma lo stile, la fattura, la foggia divergono in così numerosi e rilevanti elementi che non è possibile cogliere una matrice unitaria, né si genera confusione o l'impressione che essi provengano da un'unica, impresa.

Conclusivamente la domanda deve essere rigettata sotto ogni profilo avanzato e, in ossequio al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in Euro 6.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.900,00 per diritti di procuratore ed Euro 4.200,00 per onorario di avvocato, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali su diritti ed onorari secondo tariffa, vanno poste a carico dell'attrice.

Definitivamente a carico dell'attrice devono poi essere poste le spese relativa alla predisposizione della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata Proprietà Industriale ed Intellettuale, definitivamente pronunziando;

rigetta le domande formulate da Pr. s.r.l. con atto di citazione notificato a Lo.Mi. in data 24.10.2007;

condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in Euro 6.150,00 e specificate in parte motiva, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali su diritti ed onorari secondo tariffa;

pone definitivamente a carico dell'attrice le spese relative alla predisposizione della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con sperato decreto.

Così deciso in Palermo, il 26 gennaio 2011.

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.

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