L'invenzione industriale perde il requisito della novita', si' da impedire la concessione di un valido brevetto, quando sia portato a conoscenza di un numero indeterminato di persone

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 aprile 2010, n. 9291

La divulgazione, perche' possa far perdere all'invenzione industriale il requisito della novita', si' da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristi ci, in modo da poterlo riprodurre, attuando cosi la invenzione. Non vi e' quindi divulgazione, ai sensi del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 15, allorquando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori, finanziatori e simili), o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l'invenzione, o quando l'invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioe' in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, si da renderne impossibile l'attuazione. E neppure puo' parlarsi di divulgazione allorche' il nuovo ritrovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie idonee alla realizzazione dello stesso
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9891-2005 proposto da:

TA. MA. S.R.L. (c.f. (OMESSO)), in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 54, presso l'avvocato FERRERI MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANZI CESARE PIETRO, BONGIORNI FAUSTO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

OM. S.R.L. (C.F. e P.I. (OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l'avvocato NICCOLINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOSSA GIAMPAOLO, giusta procura speciale per Notaio Dott. GIANLUIGI DE PAOLA di MONTECATINI TERME - Rep. n. 4084 del 13.03.07;

- controricorrente -

contro

P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI;

- intimati -

avverso il provvedimento n. 2442/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 17/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato FRANCESCO TROTTA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl TA. Ma. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la srl OM. assumendo che il dispositivo di accumulo e conteggio di oggetti di carta esposto nello stand della Es. In. Co. presso la Fiera di (OMESSO) nel (OMESSO), di cui era stata autorizzata la descrizione giudiziale, costituiva contraffazione del brevetto Europeo depositato con traduzione italiana presso l'UI. avente ad oggetto un dispositivo di accumulazione e di conteggio di oggetti di carta del quale si era resa cessionaria dalla srl Re. .

L'attrice chiedeva pertanto accertamento di violazione dei propri diritti con conseguenti inibitorie, fissazione di penali e risarcimento del danno. La societa' convenuta, nel costituirsi, eccepiva la nullita' del brevetto perche' il relativo trovato risultava anticipato da analogo dispositivo venduto alla Es. sas fin dagli anni (OMESSO) e comunque non rientrante nell'ambito di protezione dell'altrui privativa. Veniva espletata CTU.

Con sentenza pronunziata il 18.10.2001 il giudice monocratico del Tribunale di Milano reputava che le acquisite risultanze testimoniali attestassero che la macchina brevettata era identica a quella anni addietro acquistata dalla Es. e che - pur trattandosi di unico esemplare - era stata resa accessibile al pubblico tramite la vendita ad un utilizzatore professionale sicche', rilevata la carenza di novita' per predivulgazione, rigettava la domanda e dichiarava la nullita' del brevetto.

Con i motivi di impugnazione proposti con atto di appello notificato sia al Pubblico Ministero presso la Procura Generale che alla OM. , la Ta. Ma. censurava la sentenza che - a suo dire - si era fondata su testimonianze incerte ed inattendibili e su documentazione equivoca e priva di rilevanza probatoria, non aveva tenuto conto di altre testimonianze che avevano riferito il non funzionamento e la non commercializzazione della macchina prodotta anteriormente al brevetto e mai pubblicizzata nelle riviste di settore, aveva omesso di considerare che la vendita di un unico esemplare non bastava a dimostrare la diffusione del trovato e dunque la anteriorita' distruttiva della vantata privativa.

Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con accoglimento delle domande tutte disattese in prime cure.

Resisteva l'appellata insistendo per il rigetto del gravame.

Veniva instaurato il contraddittorio anche nei confronti dell'UI. .

La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2442 del 23.06.2004 - 17.09.2004 rigettava l'appello proposto dalla Ta. Ma. srl, confermando la decisione di primo grado in ordine alla dichiarata nullita' di un brevetto.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Ta. Ma. srl sulla base di due motivi cui resiste con controricorso la OM. srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la Ta. ma. srl deduce la violazione dell'articolo 2585 cod. civ., nonche' del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articoli 12, 14 e 15 (legge invenzioni oltre che la contraddittorieta' della motivazione della sentenza. Sostiene la societa' ricorrente che la sentenza della Corte d'Appello di Milano sarebbe incorsa in errore nel ritenere che una invenzione costituita da una data macchina, realizzata a livello di "prototipo", in un unico esemplare, e, come tale, venduta dal suo produttore ad un terzo ed a questo soltanto, valga ad escludere la "novita'" di una invenzione realizzata con una macchina costruita successivamente e fatta oggetto di domanda di brevetto Europeo da parte di altri.

Va premesso in linea di fatto che il presupposto del motivo in esame e' costituito dalla dedotta circostanza che il dispositivo realizzato da OM. era un semplice prototipo non funzionante.

Va a tale proposito rilevato che la Corte d'appello, al contrario, con motivazione adeguata e basata sulle risultanze processuali, ha accertato che la macchina venduta dalla OM. alla Es. era perfettamente funzionante, come risultava dalla CTU che aveva attestato che il meccanismo era completo ed utilizzabile per lo scopo cui era destinato, e dalla circostanza che lo stesso non venne ulteriormente utilizzato dalla acquirente Es. unicamente perche' non rispondente alle proprie esigenze produttive.

Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione, basate principalmente sulla lettera del 16.12.02 inviata da Sc. alla Ta. Ma. , tendono ad offrire una diversa interpretazione delle risultanze processuali investendo in tal modo inammissibilmente il merito della decisione.

Le stesse non sono pertanto scrutinabili in questa sede di legittimita'.

Cio' posto, l'inammissibilita' delle predette censure si riflette inevitabilmente sulle ulteriori doglianze basate sulla asserita inesistenza della divulgazione del trovato della OM. , che non avrebbe, quindi, potuto far escludere il carattere della novita' della invenzione della ricorrente per la quale era stato rilasciato il brevetto Europeo.

La Corte d'appello infatti, partendo proprio dal presupposto dell'effettivo funzionamento del dispositivo della OM. , ha rilevato che "l'unicita' dell'esemplare non vale certo ad escluderlo dallo stato della tecnica che ricomprende tutto cio' che sia stato reso accessibile al pubblico anche con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo, bastando cioe' la concreta possibilita' di conoscenza del trovato inventivo a prescindere dalla piu' o meno ristretta cerchia di persone che siano in qualche modo venute in contatto con quella idea."

"Il fatto poi che il dispositivo in questione - dopo essere stata fabbricato - sia stato venduto e o a un "utilizzatore professionale" in grado di comprenderne le caratteristiche tecniche e le funzioni rafforza l'effetto divulgativo anche di quell'unico esemplare proprio in relazione alla potenziale propagazione della conoscenza effettiva avuta dagli acquirenti".

"Appare dunque irrilevante il fatto che l'attrezzatura che doveva essere collegata all'impianto di produzione non sia stata piu' utilizzata a quello scopo e sia alla fine rimasta in disuso perche' a distruggere la novita' dell'invenzione secondo il concerto "assoluto" od "universale" contenuto nell'articolo 14 L.i. (corrispondente all'articolo 54 della CBE) e' sufficiente che uno o piu' soggetti siano stati in grado di procurarsi senza abusi la conoscenza del trovato con conseguente possibilita' di diffonderlo (l'abbiano fatto o meno) anteriormente all'avvio dell' altrui procedura di brevettazione."

"Il che e' innegabile sia avvenuto nel caso in esame posto che la macchina e' stata pacificamente ordinata e consegnata ad una ditta terza e dunque e' uscita dalla sfera di controllo e riservatezza che poteva far capo alla originaria produttrice venendo visionata da una pluralita' di persone, in primis i soci contitolari di Es. (oltre ovviamente le maestranze) i quali - verificando che l'attrezzatura commissionata non rispondeva alle loro esigente produttive - evidentemente ne avevano perfettamente recepita la funzione anticipatrice dei posteriori insegnamenti brevettuali".

Tale accertamento circa l'avvenuta divulgazione risulta adeguatamente motivato sotto il profilo logico-giuridico.

Questa Suprema Corte ha gia' avuto occasione di chiarire che la divulgazione, perche' possa far perdere all'invenzione industriale il requisito della novita', si' da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristi ci, in modo da poterlo riprodurre, attuando cosi la invenzione. Non vi e' quindi divulgazione, ai sensi del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 15, allorquando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori, finanziatori e simili), o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l'invenzione, o quando l'invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioe' in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, si da renderne impossibile l'attuazione. E neppure puo' parlarsi di divulgazione allorche' il nuovo ritrovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie idonee alla realizzazione dello stesso. (Cass. 2739/63).

La motivazione fornita dalla Corte d'appello di Milano appare del tutto conforme ai sopra detti principi.

La stessa, dianzi riportata, ha infatti accertato: 1) che la vendita del dispositivo, del tutto funzionante, aveva immesso lo stesso nell'ambito del circuito commerciale ed aveva portato a conoscenza del trovato un numero imprecisato di persone a partire dai titolari della acquirente Es. e delle maestranze; 2) che queste avevano potuto prender cognizione integrale degli elementi e della funzione dell'invenzione ed erano sufficientemente competenti per escludere che il macchinario fosse adeguato al sistema produttivo della Es. .

Cio' posto, la motivazione fornita dalla Corte d'appello di Milano appare del tutto adeguata anche sotto il profilo logico-fattuale e non appare pertanto, per questo aspetto, suscettibile di sindacato in questa sede di legittimita' essendo orientamento costante di questa Suprema Corte che costituisce accertamento di fatto stabilire se un'invenzione brevettata presenti, in concreto, il requisito della novita', sia sotto il profilo estrinseco, sia sotto quello intrinseco, onde non e censurabile in sede di legittimita' l'apprezzamento espresso dal giudice del merito secondo cui un determinato trovato non presenta l'accennato requisito, necessario perche' possa formare oggetto di valido brevetto per invenzione industriale. (Cass. 3014/74; Cass. 1608/71; Cass. 2297/69, Cass. 1922/63; 585/48).

Il ricorso va pertanto respinto.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

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