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Brevetti, marchi, nomi di origine
Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929
Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 203). - Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (1) (2).
(1) Epigrafe così sostituita dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO I
DIRITTO E USO DEL MARCHIO (1)
(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Capo I
DIRITTI DI MARCHIO (1)
(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 1
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 1/bis
1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio;
purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.
2. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono inoltre al titolare di esso di vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità Economica Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 2
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purché in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento.
4. In deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.
L'Ufficio anzidetto ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino con la natura di essi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 3
1. La rinnovazione del marchio di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso titolare o al suo avente causa, ai sensi dell'art. 5, ha luogo mediante una registrazione di rinnovazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 4
1. I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini (1).
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d'impresa di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 5
1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni.
2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità del marchio inizialmente registrato.
3. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
4. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
5. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 6
Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, può essere accordata, mediante decreto del Ministro [per le corporazioni] (1) una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento (2).
(1) Ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(2) Articolo così modificato dall'art. 7, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 7
1. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione.
2. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.
3. Tra più marchi per prodotti o servizi consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.
4. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 8
Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali.
I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto (1).
L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2) (1).
(Omissis) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
(2) Comma abrogato dall'art. 1, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
(3) Articolo così modificato dall'art. 9, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 8/bis
1. I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità al disposto degli articoli da 32 a 33-bis.
2. Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione nella «Gazette OMPI des marques internationales» (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 8/ter
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'OMPI.
2. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 1 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali.
3. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 8/quater
1. Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma 1 dell'articolo 8-ter, tramite un mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4 e 5, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni.
2. Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 8/quinquies
1. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.
2. La domanda è depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.
3. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Capo II
USO DEL MARCHIO
Articolo 9
1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 10
1. È vietato a chiunque di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 11
1. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 12
Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Articolo 13
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 14
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 15
1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che vìoli le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
TITOLO II
OGGETTO E TITOLARE DEL MARCHIO (1)
(1) Intitolazione così modificata dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Capo I
OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE (1)
(1) Intitolazione così modificata dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 16
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 17
1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo 16, i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici (1);
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni (1);
f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;
g) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi (1);
h) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g).
2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere d), e) e g), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione (2).
(1) Lettera così modificata dall'art. 6, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 18
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art. 16:
a) i segni contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 19
1. In deroga agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 19, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 20
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 20, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 21
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.
3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma uno: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Capo II
TITOLARE DEL MARCHIO (1)
(1) Intitolazione così modificata dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 22
1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 22, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 23
1. La registrazione di marchio a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.
2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, è accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani.
3. Tutti i benefìci che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 24
1. Il diritto di ottenere ai sensi delle Convenzioni internazionali la registrazione di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
TITOLO III
DOMANDA, ESAME E REGISTRAZIONE (1)
(1) Intitolazione così modificata dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 25
1. La domanda di registrazione del marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:
a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;
b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 25, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 26
La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere (1).
Il regolamento potrà dettare speciali disposizioni a riguardo delle indicazioni da fornirsi nei vari casi e dei documenti da prodursi a corredo di ciascuna domanda, anche per le registrazioni internazionali ai sensi delle convenzioni vigenti.
In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio il richiedente fornirà all'Ufficio italiano brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 26, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 27
Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.
Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva (1).
Il ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui al successivo art. 53, sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
(1) Comma così modificato dall'art. 27, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 28
1. Se la rinnovazione sia chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione.
2. Si applicano, nel caso di ricorso alla commissione, le disposizioni del precedente articolo (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 29
L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:
1) se può trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi;
2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16, 17, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e 21 (1);
3) se concorrono le condizioni di cui all'articolo 23;
4) se, nell'ipotesi di cui all'art. 24, concorrono le condizioni volute dalle Convenzioni internazionali.
Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda (2).
(1) Numero così sostituito dall'art. 29, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Comma così sostituito dall'art. 29, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 30
Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio, prima della registrazione invierà l'esemplare del marchio e quant'altro potrà occorrere, alle Amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nell'articolo seguente (1).
L'Ufficio ha facoltà di provvedere ai termini del precedente comma in ogni caso di cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
(1) Comma così modificato dall'art. 30, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 31
Se l'Amministrazione interessata, o competente, di cui al precedente articolo, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio l'Ufficio respinge la domanda (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 30, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 32
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio a norma dell'articolo 35, comma 1, qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.
2. Le osservazioni se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (1).
(1) Articolo prima abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540 poi di nuovo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 32/bis
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio prevista dall'articolo 35, comma 1, può essere presentata opposizione alla registrazione del marchio. Detta opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata.
2. Sono legittimati all'opposizione il titolare di un marchio anteriormente registrato; chi ha depositato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o che rivendica una priorità o una preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 21.
3. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 21 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 32/ter
1. Scaduto il termine di cui all'articolo 32-bis, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica entro trenta giorni l'opposizione al richiedente, il quale può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio stesso.
2. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può in ogni momento invitare le parti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
3. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.
4. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero respinge l'opposizione (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 32/quater
1. Il procedimento di una opposizione proposta ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 2, dal titolare di una domanda di marchio è sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
2. Il procedimento di opposizione può essere sospeso, su istanza del richiedente, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 25, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del richiedente la sospensione può essere successivamente revocata.
INDICE
DELLA GUIDA IN Registra Marchio
ULTIMI QUESITI LEGALI
OPINIONI DEI CLIENTI
Bruno Palumbo da Roma | [03/12/2019]
Competenza e correttezza.
Marco Coretti, Dirigente in pensione da Civitella Paganico | [07/10/2019]
Il parere è esaustivo, dettagliato e ricco di riferimenti normativi che pongono nella giusta prospettiva il problema evidenziato, ne consentono un approccio obiettivo, utile ad orientarsi per una sua efficace soluzione.