La confondibilità dei prodotti contrassegnati e le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi legittimano l'azione di concorrenza sleale

La confondibilità dei prodotti contrassegnati e le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi costituiscono elementi rilevanti proprio per l'azione di concorrenza sleale. L'azione per la repressione della concorrenza sleale e l'azione a tutela del marchio sono diverse per natura, presupposti e oggetto, in quanto la prima, avente carattere personale, presuppone la confondibilità con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela, con conseguente danno; inoltre, nell'azione per concorrenza sleale l'intenzionalità dell'agente e' presunta.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1940



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.p.a.), in persona di proc. spec., rappr. e dif. dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elett.dom. in Roma, presso lo studio dell'ultimo difensore, in via (OMISSIS), come da procura notarile dr. (OMISSIS) (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS) s.r.l. (gia' (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS), (OMISSIS), le societa' in persona dei l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elett.dom. in Roma, presso lo studio del secondo difensore, in (OMISSIS), come da procura a margine dell'atto;

- controricorrente -

(OMISSIS);

- intimato -

per la cassazione della sentenza App. Bologna 1.2.2011, n. Rep. 164/2011 in R.G. 909/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 21 dicembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi l'avvocato (OMISSIS) per il ricorrente e l'avvocato (OMISSIS) per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

La societa' (OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.p.a.) impugna la sentenza App. Bologna 1.2.2011 n. 164, con cui venne accolto l'appello di (OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS) s.r.l. (gia' (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS), (OMISSIS) (ora controricorrenti) e (OMISSIS), proposto avverso la sentenza Trib. Bologna 17.2.2004 n. 502, per l'effetto rigettando le domande della ricorrente volte ad accertare la contraffazione dei marchi registrati contraddistinguenti prodotti per l'igiene a base di erbe e piante denominati Antica erboristeria, la concorrenza sleale da parte delle societa' ai sensi dell'articolo 2598 c.c. e l'inadempimento dei (OMISSIS) agli accordi negoziali 16.7.1991 con cui essi si erano vincolati al non svolgimento di attivita' nel medesimo settore e alla non detenzione in misura superiore all'1% del capitale in corrispondenti imprese.

La corte d'appello, sulla premessa che (OMISSIS) s.p.a. era provatamente titolare dei rapporti negoziali conclusi dalla propria dante causa (OMISSIS) s.p.a., che per effetto di trasformazioni e mutamenti denominativi era divenuta (OMISSIS) s.p.a. e come tale proprietaria dei marchi gia' registrati in capo a (OMISSIS) s.p.a., escluse in primo luogo che le societa' (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (ricostituita da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dopo che il 27.6.1991 le quote di (OMISSIS) s.r.l. erano state acquisite da (OMISSIS) s.p.a.) avessero contraffatto i marchi della (OMISSIS) s.p.a. ovvero prodotto e commercializzato prodotti confondibili con quelli della medesima, cosi' non condividendo la violazione del Regio Decreto n. 929 del 1942, articolo 1, comma 1, lettera b) alla luce di un raffronto d'insieme che enfatizzava per l'appellata (OMISSIS) le scritte "Antica" ed "Erboristeria" e la figura di un religioso all'opera di lettura o scrittura ed invece per le appellanti l'immagine di una "villa" e le scritte " (OMISSIS)" (questa in maggior proporzione). Identico giudizio venne raggiunto dal giudice di secondo grado anche quanto alle confezioni su cui i marchi erano stati apposti, nonche' ad altre tipologie di prodotti per l'igiene, cosi' integrando tale accertamento negativo l'esclusione della responsabilita' da contraffazione di marchi ed anche per comportamenti di concorrenza sleale.

Quanto al patto di non concorrenza, la cui violazione era stata imputata in primo grado alle persone fisiche (OMISSIS), la disamina della scrittura 16.7.1991, che seguiva la cessione delle quote tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a. conclusa il mese prima, la corte bolognese ne circoscrisse la portata al mero non svolgimento di attivita' nel settore di cosmetici e prodotti da toeletta pubblicizzati con riguardo alle loro proprieta' "neutre", oltre che al cennato limite di capitale partecipativo in societa' esercenti quell'attivita', con esclusione dei prodotti a base di erbe o piante.

Il ricorso della societa' e' su tre motivi, cui resistono con controricorso (OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS) s.r.l. (gia' (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS), (OMISSIS). Le parti hanno depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 1 L.Marchi (ora il Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 20) ed il vizio di motivazione, poiche' la corte d'appello ha erroneamente trascurato che la titolarita' in capo alla (OMISSIS) di un marchio complesso, poggiante su una componente grafica (semicerchio a base rettangolare), avrebbe dovuto permetterne la percezione della autonoma capacita' distintiva, gia' per tale parte, stante la identita' con la base dei marchi usati dalle controricorrenti societa' ed invece sul punto manca ogni motivazione sulla confondibilita' e quindi contraffazione, nonche' sul parallelo rischio di associazione.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla "immagine della villa", elemento figurativo non oggetto di dissertazione da parte della corte, nonostante si trattasse di segno in preuso appartenente alla (OMISSIS), per averlo questa acquisito dalla " (OMISSIS)" nel 1987, unitamente ai diritti su tale marchio di fatto, di contro ad un sottovalutato utilizzo confusorio, e dunque concorrenziale illecito, da parte delle controricorrenti societa' dal 1994.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 2598 c.c., oltre al vizio di motivazione, avendo erroneamente la corte escluso l'illecito concorrenziale, per confondibilita' dei prodotti, conducendo pero' il raffronto tra i soli marchi registrati di (OMISSIS) e le confezioni dei prodotti dell' (OMISSIS).

1. Il primo motivo e' infondato. Si osserva che la sentenza impugnata ha operato un raffronto globale tra i marchi, procedendo da una ricognizione, per quanto sintetica, delle singole componenti, giudicate a loro volta non sovrapponibili, per netta affermazione di differenze rispettive, cosi' giungendo ad escludere la confondibilita' fra i segni ed individuando anche con precisione una tipologia di consumatore medio attendibilmente propria della propensione all'acquisto di beni destinati all'igiene personale, con piu' marcata attenzione alle caratteristiche specifiche del prodotto. La comparazione e' stata correttamente condotta assumendo il valore caratterizzante dell'insieme di ciascun segno, descrivendo in modo analitico la non omogenea rilevanza dell'aspetto grafico, sia in se', sia nella sua dimensione combinata con altri disegni e le parole (Cass. 11031/2016, 15840/2015, 1906/2010). Cio' permette di ritenere immune da sindacabilita', in questa sede, il giudizio di non confondibilita' quale espresso dal giudice di merito ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, prima parte articolo 1, lettera b) (applicabile ratione temporis), con implicita esclusione, per irrilevanza, della questione concernente l'accertamento, nella specie, di un marchio complesso, dotato di capacita' distintiva in una sua componente, tutela in via autonoma su cui la corte ha del tutto conseguentemente non acceduto.

2. Ad identica conclusione puo' giungersi esaminando l'ulteriore profilo critico del rischio di associazione, di cui alla seconda parte dell'articolo 1, lettera b), L. marchio cit., sul quale non puo' dirsi mancato un netto apprezzamento di fatto, concluso con un perentorio giudizio di inverosimiglianza "che il consumatore medio possa essere indotto in errore ad acquistare uno shampoo delle appellanti credendo di comprarne uno realizzato dalla (OMISSIS) s.p.a." (pag.20), cosi' evidenziandosi una motivazione che ha tenuto conto sia del contenuto delle dichiarazioni di protezione dei marchi registrati (OMISSIS) sia di confezione e packaging rispettivamente impiegati dalle contendenti (salvi i limiti di tale duplice riferimento e su cui infra sub 3 motivo).

3. Il secondo motivo e' fondato. La ricorrente, sul presupposto di risultare trasferitaria dei diritti sul marchio di fatto connesso alla cd. immagine della villa, gia' contrassegnante i prodotti della " (OMISSIS)" sino al 1982 e come tali ceduti insieme al ramo d'azienda nel dicembre 1987 ma indebitamente ripresi dalla " (OMISSIS)" solo nel 1994, esercitava (altresi') un'azione volta a far reprimere la concorrenza sleale cosi' subita, elevando il predetto elemento figurativo ad ulteriore segno distintivo dei propri prodotti, non utilizzabile - pena il pericolo di confusione - dall' (OMISSIS) e da (OMISSIS). Su tale circostanza, anch'essa assunta come integrativa da parte del tribunale dell'illecito concorrenziale, la sentenza di riforma nulla ha detto, cosi' omettendo di dar conto della eventuale irrilevanza ovvero infondatezza per la parte di ricostruzione dominicale della stessa che, d'altronde, non puo' nemmeno dirsi implicitamente affermata, avendo la corte d'appello esaminato soltanto i tre marchi registrati di (OMISSIS) e non quello prima accennato, rivendicato quale marchio di fatto e invocato per il suo preuso.

4. Il terzo motivo e' fondato, avendo la corte escluso l'illecito concorrenziale praticato mediante l'imputata confusione tra prodotti e confezioni, raffrontando i marchi registrati di (OMISSIS) precipuamente con i prodotti dell' (OMISSIS), cosi' sovrapponendo le azioni di contraffazione e di concorrenza sleale e dunque trascurando che "la confondibilita' dei prodotti contrassegnati e le concrete modalita' di utilizzo dei segni medesimi costituiscono elementi rilevanti proprio per l'azione di concorrenza sleale... posto che l'azione per la repressione della concorrenza sleale e l'azione a tutela del marchio sono diverse per natura, presupposti e oggetto, in quanto la prima, avente carattere personale, presuppone la confondibilita' con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilita' di uno sviamento della clientela, con conseguente danno; inoltre, nell'azione per concorrenza sleale l'intenzionalita' dell'agente e' presunta" (Cass. 22046/2016).

Il ricorso va dunque accolto con riguardo ai motivi secondo e terzo, con rigetto del primo e cassazione con rinvio, anche per le la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

 
Riferimenti: Legge(3) - Giurisprudenza(4) - Tutti(7)

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