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La differenza di prezzo e di qualità non elimina il rischio di confusione tra prodotti contrassegnati da marchi simili
Pubblicata il 13/10/2009
La differenza qualitativa tra i prodotti contrassegnati da marchi confondibili e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione. Ne consegue che anche in tale ipotesi sussiste la contraffazione del marchio e l'idoneità a danneggiare l'altrui azienda.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 22 luglio 2009, n. 17144)
Sentenza del 22 luglio 2009, n. 17144)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere
Dott. TAVASSI Marina - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9225/2005 proposto da:
CA. CA. S.R.L. (P.I. (OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentata e difesa dall'avvocato RASCIO Nicola, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA. FE. IT. S.P.A.;
- intimata -
sul ricorso 13435/2005 proposto da:
SA. FE. IT. S.P.A., in persona dell'amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BIAMONTI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RONCAGLIA PIERLUIGI, GAVUZZI ELISABETTA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente a ricorrente incidentale -
contro
CA. CA. S.R.L. (P.I. (OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso l'avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentata e difesa dall'avvocato RASCIO NICOLA, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 364/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato RASCIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato BIAMONTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, rigetto del resto, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi articoli 61 e 63 Legge Marchi, articolo 669 ter c.p.c. e articolo 700 cod. proc. civ., depositato in data 20.11.97 presso il Tribunale di Firenze, la Sa. Fe. It. s.p.a. premetteva di essere una delle piu' importanti firme della moda, titolare dei marchi "Ferragamo" e "Salvatore Ferragamo", registrati e utilizzati sin dal 1937, anche in una peculiare grafia, in tutto il mondo.
L'attrice affermava, poi, di aver rinvenuto nel negozio (OMESSO) delle calzature recanti il marchio "F.lli Fe. ", avente, con i marchi attorei, una somiglianza non solo fonetica, ma anche grafica.
Alla luce di cio', la Fe. chiedeva, al fine di far cessare tale attivita' definita in termini di contraffazione e concorrenza sleale confusoria, che in via cautelare fosse disposto a carico di Mi. Do. , titolare del negozio "(OMESSO)", l'inibitoria dell'uso a qualsivoglia titolo del marchio " F. Fe. " ed il sequestro dei prodotti recanti tale segno, oltre alla fissazione di una penale ed alla pubblicazione dell'emanando provvedimento.
In data 16.12.97 si costituiva Mi.Do. sostenendo che l'esclusivo responsabile fosse da individuarsi nel solo produttore e fornitore delle calzature, la Ca. Ca. s.r.l..
Con ordinanza del 20.12.97, rilevata la somiglianza grafica e fonetica tra i due marchi, il Tribunale accoglieva le istanze cautelari in questione.
Con atto di citazione notificato in data 16/20.01.98, la Fe. s.p.a. conveniva in giudizio la ditta individuale "Calzature (OMESSO) di Mi.Do. ", ex articolo 669 octies cod. proc. civ., e citava, contestualmente, la Ca. s.r.l. affinche' venisse accertata l'illiceita' delle condotte di entrambe le convenute, sia sotto il profilo della contraffazione del marchio sia della concorrenza sleale, con conseguente inibitoria, ordine di ritiro dal commercio e distruzione delle calzature recanti il marchio in contestazione, delle relative confezioni e materiale pubblicitario. Chiedeva, inoltre, la fissazione di una penale con pubblicazione dell'emanando provvedimento. Concludeva chiedendo la condanna della Ca. s.r.l. al risarcimento dei danni derivati dagli illeciti in questione e, a tal fine, chiedeva, in via istruttoria, che venisse ordinata alla Ca. l'esibizione dei libri e delle scritture contabili relative alla produzione e commercializzazione delle calzature in contestazione, disponendo CTU contabile sui medesimi.
In data 2.04.98 veniva concluso un accordo tra Fe. s.p.a. e Mi.Do. , con il quale la Mi. si impegnava ad astenersi dal commercializzare prodotti a marchio "F.lli Ferrazzano", mentre l'attrice rinunciava alle domande proposte nei confronti della Mi. stessa.
Si costituiva in giudizio la Ca. s.r.l., sostenendo che il marchio dell'attrice era un marchio debole, avendo per oggetto la semplice rappresentazione grafica delle relative lettere dell'alfabeto tramite carattere di scrittura Brush script Mt, e che la contraffazione di questo era stata evitata da lievi modifiche apportate al segno.
La convenuta aggiungeva che la confondibilita' fra i marchi in questione doveva essere comunque esclusa in quanto le imprese si rivolgevano ad un pubblico diverso e, in ogni caso, Fe. era il cognome dell'Amministratore della convenuta e dei soci della stessa.
La Ca. s.r.l. chiedeva in via riconvenzionale la condanna della Fe. s.p.a. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del procedimento cautelare.
All'udienza del 12.04.1999 la Ca. s.r.l. eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, ritenendo competente il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2460 del 19.07.01, respingeva sia le domande attrici sia la domanda riconvenzionale della convenuta, condannando l'attrice alle spese di lite.
Il Tribunale riteneva infondate le contestazioni sollevate dagli attori, perche', pur trovandosi di fronte ad un marchio forte, secondo l'interpretazione della Suprema Corte (Cass. civ. n. 13592/99), i due inarchi non erano confondibili, sia per la diversa lunghezza delle parole (F.lli Ferrazzano, Salvatore Ferragamo o Ferragamo), sia per la diversita' fonetica delle stesse e, comunque, anche per i segni grafici usati.
Il marchio F.lli Ferrazzano era praticamente uguale alla firma dell'Amministratore della Ca. , socio fondatore della stessa, e cio' assumeva significato ai sensi dell'articolo 1 bis Legge Marchi.
Non poteva esserci alcun profilo di confondibilita' anche per la palese diversita' tra i due prodotti, rilevabile anche dalle differenze di prezzo tra gli stessi.
Infine, veniva rilevato che non vi era coincidenza tra i consumatori dei due prodotti, essendo uno un marchio locale per consumatori medio bassi e l'altro un marchio internazionale per consumatori di alto livello.
Avverso tale sentenza interponeva appello la Fe. It. s.p.a. ritenendo la stessa ingiusta ed erronea sia in fatto che in diritto e riproponendo tutte le domande e le argomentazioni esposte in primo grado.
Ca. s.r.l., costituitasi in giudizio, ribadiva, in via pregiudiziale, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, chiedeva il rigetto dell'appello principale e, proponendo appello incidentale, lamentava il mancato accoglimento della proposta domanda riconvenzionale.
Con sentenza 21.10.03/11.03.04, la Corte d'Appello di Firenze riformava la sentenza e, in totale accoglimento delle domande avanzate da Fe. s.p.a., dichiarava che con la produzione delle linee di calzature a marchi Terrazzano e F.lli Ferrazzano, la Ca. s.r.l. si era resa responsabile di contraffazione del marchio Ferragamo e di atti di concorrenza sleale. Ordinava, quindi, alla Ca. s.r.l. di cessare la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle calzature distinte con i marchi in questione, in qualunque grafia riprodotti.
Ordinava, altresi', alla medesima di ritirare dal commercio e distruggere le calzature di cui si trattava, nonche' le relative confezioni ed il materiale pubblicitario.
Condannava la Ca. s.r.l. al risarcimento del danno nei confronti della Fe. s.p.a., nella misura equitativa di euro 15.000,00 e alla refusione delle spese dei gradi.
La Corte d'Appello riteneva fondato il gravame della Fe. s.p.a..
Per la Corte era da disattendere l'eccezione pregiudiziale di incompetenza.
I primi quattro motivi di appello (contraffazione di marchio forte, rischio di confusione da valutarsi in astratto, marchio di notevole rinomanza, errato richiamo dell'articolo 1 bis, Legge Marchi perche' il produttore era Ca. Ca. e non Te. Lu. ) erano manifestamente fondati.
I marchi Ferragamo e Salvatore Ferragamo erano da considerarsi marchi forti e per questo tutelabili in modo piu' incisivo (ex plurimis Cass. Civ. sent. nn. 4839/00, 13592/99, 5091/00).
Il carattere di rinomanza, che i marchi in discorso possedevano, avrebbe dovuto indurre ad un particolare rigore nella valutazione del pericolo di contraffazione (Cass. civ. n. 14315/99).
Ai fini del giudizio sulla dedotta contraffazione, l'indagine sulla confondibilita' avrebbe dovuto riguardare non gia' i prodotti contrassegnati, ma i segni in se stessi (Cass. civ. nn. 9617/98 e 7660/97).
La Ca. , inoltre, non poteva effettivamente invocare a suo favore l'articolo 1 bis Legge Marchi, sia perche' Ferrazzano non era il nome del soggetto esercitante l'attivita' commerciale, sia perche', comunque, il segno Ferrazzano era stato, in realta', utilizzato da Ca. in funzione di marchio e non, semplicemente, in funzione descrittiva.
Per la Corte fiorentina le somiglianze fonetiche e grafiche fra i due marchi in contesa erano rilevantissime.
Anche il motivo di doglianza per il mancato accoglimento della domanda di concorrenza sleale era da considerarsi fondato, poiche' la confondibilita', nel presente caso, nasceva dal fatto che il marchio contraffatto era stato apposto su prodotti dello stesso tipo rispetto a quelli per i quali il prodotto Ferragamo era normalmente usato (Cass. civ. nn. 9617/98, 8157/92).
Avverso tale sentenza la s.r.l. Ca. Ca. proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 7.04.05, esponendo 3 motivi di gravame.
La Sa. Fe. It. s.p.a. proponeva controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, notificato in data 16.05.05.
Ca. Ca. s.r.l. resisteva al ricorso incidentale condizionato con controricorso notificato in data 22.06.05.
Sia Sa. Fe. It. s.p.a. che la Ca. Ca. s.r.l. depositavano memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell'articolo 335 c.p.c..
2.1. Dopo aver riassunto lo svolgimento del processo, la s.r.l. Ca. Ca. , come primo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2598 cod. civ., e l'insufficiente motivazione in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.
Rilevava la difesa ricorrente che la prospettata ipotesi di concorrenza sleale presupponeva un'effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici il cui obiettivo consisteva nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente.
Gli atti posti in essere dovevano determinare un'effettiva confondibilita' nel rapporto con i clienti (Cass. n. 1301/90) o dovevano sortire l'effetto di deviare la clientela (Cass. n. 637/90).
La disciplina della concorrenza sleale non era invocabile ove non vi fosse almeno potenzialmente una clientela comune (Casa. n. 5716/88).
La Corte territoriale aveva, pero', omesso ogni indagine volta ad accertare la ricorrenza nel caso di specie di tale presupposto.
Dagli atti di causa era emerso che la Sa. Fe. It. s.p.a. vendeva i propri prodotti esclusivamente nei pochi punti vendita "Salvatore Ferragamo", cui faceva riferimento una clientela selezionata e con possibilita' economiche non trascurabili.
Tale fatto escludeva in radice la possibilita' di individuare una clientela comune tra le due imprese e, quindi, di configurare un'ipotesi di appropriazione di fette di mercato da parte di Carpan s.r.l. in danno della Fe. s.p.a..
Per poter configurare una violazione dell'articolo 2598 cod. civ., inoltre, non bastava dimostrare la contraffazione del marchio, ma era necessario che, oltre alla confondibilita' tra i due marchi, sussistesse un'effettiva confondibilita' tra i prodotti.
La stessa Suprema Corte, con sent. n. 1080/86, aveva stabilito che "...l'affermazione della contraffazione non puo' essere sufficiente ad integrare la fattispecie concorrenziale...se l'uso di marchio altrui, usurpato o contraffatto...non dia luogo alla confondibilita' tra prodotti riferita alla intelligenza e diligenza media dei consumatori a cui essi sono destinaticene risulti (il consumatore medio) disorientato e che possa essere distolto dall'acquisto di un prodotto e indotto all'acquisto di un altro con la convinzione che si
tratti del medesimo prodotto...".
Tale orientamento era stato poi confermato da altre statuizioni della stessa Corte di Cassazione (Cass. civ. nn. 8157/92, 9616/98).
Alla luce di cio' era da ritenersi che il criterio di valutazione del Collegio territoriale fosse errato e che la motivazione fosse insufficiente non avendo, inoltre, i Giudici del merito seguito le direttive fornite dalla Suprema Corte per procedere al giudizio di comparazione tra i prodotti (Cass. n. 2768/72 e 1329/75).
Per la ricorrente, se la Corte fiorentina avesse proceduto al tipo di accertamento impostogli dalla legge alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte, si sarebbe giunti ad un diverso accertamento dei fatti.
Il rischio di confusione che poteva ingenerarsi nel pubblico era strettamente legato al "target" dei consumatori al quale i prodotti erano destinati.
L'individuazione della tipologia della clientela non poteva essere che conseguenza del tipo, qualita' e prezzo, di prodotto venduto.
Nel caso di specie il prospettato rischio di confusione era assolutamente da escludere poiche' la qualita' ed il "target delle calzature era del tutto differente.
La Fe. s.p.a. commercializzava, poi, i propri prodotti esclusivamente in punti vendita Sa. Fe. . Cio' determinava la necessita' di recarsi in uno di quei determinati punti vendita per acquistare un prodotto a marchio Ferragamo e comportava che chiunque avesse acquistato calzature in altro negozio fosse perfettamente consapevole di non acquistare una calzatura prodotta dalla Sa. Fe. It. s.p.a..
L'inesistenza di una clientela comune sconfessava la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2598 cod. civ..
2.2. Come secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2600 e 1226 cod. civ., nonche' l'omessa o insufficiente motivazione in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.
La Corte fiorentina aveva omesso di motivare la decisione in ordine alla sussistenza della risarcibilita' del danno e alla quantificazione della stessa.
Affinche' vi fosse risarcibilita', la Fe. s.p.a. avrebbe dovuto fornire la prova del danno subito, ancorche' in via potenziale, ma nulla di tutto cio' era stato preso in considerazione dal Collegio fiorentino che aveva proceduto de plano alla liquidazione del danno.
La richiesta di Fe. s.p.a. di esibire i libri contabili di Ca. non era stata accolta, in quanto proposta sia in primo che in secondo grado in modo inammissibile.
Nemmeno il tentativo di Ferragamo di offrire una visura camerale della Ca. , tramite la quale provare l'ammontare dei guadagni conseguiti, era ammissibile, in quanto proposta tardivamente.
Nonostante cio', il Collegio territoriale aveva ritenuto provato il danno, senza indicare ne' i mezzi, ne' gli aspetti a fondamento della decisione, procedendo, anzi, alla liquidazione equitativa del danno.
La stessa Suprema Corte aveva stabilito, con sent. n. 1443/03, che "...la liquidazione equitativa del lucro cessante...richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza..." e, con sent. N. 16202/02, che: "...l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa...da' luogo...ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equita' giudiziale correttiva od integrativa che, pertanto, da un lato e' subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontareâ„¢presupponendo gia' assolto l'onere materiale della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entita' materiale del danno, ne' esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre...".
La Cassazione aveva statuito anche, con sent. n. 10271/02, che il giudice "...deve pur sempre indicare i criteri seguiti per determinare...l'entita' del risarcimento..." e, con sent. n. 7896/02, che "...la liquidazione equitativa del danno...richiede... l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale e' fondata...".
Con riferimento al rifacimento del danno ex articolo 2598 cod. civ., la Corte di Cassazione (sent. n. 12103/95) aveva affermato che "l'attore...e' tenuto a dare la dimostrazione della sussistenza del danno (non della sua probabilita') anche se indipendentemente dall'individuazione attuale dell'entita' dello stesso".
Tutto cio' non era mai stato provato dalla Fe. s.p.a. e, quindi, la decisione era fondata su assunti non dimostrati.
2.3. - Come terzo motivo di gravame il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2233 cod. civ., R.D.L. n. 1578 del 1933, articoli 57, 58 e 60, Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articoli 4, 5 e 6, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3.
Nel liquidare le spese dei gradi di giudizio, la Corte d'Appello di Firenze era incorsa in violazione delle norme in materia di tariffe forensi.
Anche se rispondeva a verita' che la Corte d'appello di Firenze si era limitata a richiamare le note spese depositate dai difensori della Fe. s.p.a., lo stesso Collegio avrebbe dovuto procedere ad una verifica di congruita' e legittimita' delle competenze, per diritti ed onorari.
Oltre ad aver applicato lo scaglione di valore superiore a quello della causa in appello, inspiegabilmente, in primo grado, aveva utilizzato uno scaglione diverso di spese.
Vi era stata altresi' una duplicazione di voce non prevista dalla tariffa professionale forense.
Come gia' chiarito dalla Suprema Corte, sent. n. 7275/91, "...non possono considerarsi scritti difensivi autonomi e distinti dalle comparse conclusionali le memorie, che costituiscono insieme la redazione delle difese a cui si riferisce il punto 8 parte 3 - per le cause davanti al Tribunale - della tabella A allegata alla tariffa forense".
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza, con vittoria di spese e onorari.
3.1. - Il primo motivo di ricorso e' infondato. La Corte d'appello ha dato puntuale applicazione al disposto dell'articolo 2598 cod. civ., in linea con l'interpretazione datane da questa Corte e dalla consolidata giurisprudenza di merito, con riferimento ad entrambi i profili messi in discussione dalla difesa ricorrente, ovverosia la comunanza di clientela, la confondibilita' dei inarchi in relazione all'effettiva confondibilita', ed anzi identita', fra i prodotti.
Va premesso infatti, che, secondo la sentenza invocata dalla stessa parte ricorrente (sentenza n. 8157 del 3/07/1992, rv. 478021), l'attivita' illecita, consistente nell'approvazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, puo' essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilita' fra i rispettivi prodotti.
Va innanzitutto rilevata la fondatezza dell'assunto della Sa. Fe. It. s.p.a., che nel proprio controricorso ha sottolineato che la Ca. , nel ricorso, non aveva in alcun modo censurato il capo della sentenza che aveva accertato la forza e la rinomanza del marchio e che aveva portato alla condanna per contraffazione di marchio.
Parimenti deve rilevarsi che non sono stati fatti oggetto di impugnazione i capi che hanno respinto le domande di Ca. per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento cautelare e l'eccezione di incompetenza territoriale, originariamente proposta dalla medesima parte.
Quindi, il primo motivo di ricorso si limita a censurare la decisione in punto accertamento della concorrenza sleale. Lo stesso tuttavia appare privo di pregio, dovendosi rilevare che la Corte territoriale ha espressamente e puntualmente considerato la sussistenza di un rapporto di concorrenza fra le parti, mentre, in relazione al secondo profilo (confondibilita' fra i prodotti) ha rilevato che il marchio contraffatto era stato apposto su prodotti dello stesso tipo, rispetto ai quali il marchio Ferragamo era normalmente usato.
Questa Corte, gia' con la sentenza n. 1259/99, ha rilevato che "ad integrare il presupposto della concorrenza sleale e' sufficiente il contemporaneo esercizio, da parte di piu' imprenditori, di una medesima attivita' industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, non dovendo necessariamente sussistere in concreto l'identita' di clientela".
La potenzialita' della comunanza di clientela e' principio acquisito in tema di concorrenza sleale.
Infatti, se e' vero che presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall'articolo 2598 cod. civ., e' la sussistenza di una situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente, va tuttavia ribadito che la comunanza di clientela e' data non gia' dalla identita' soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensi' dall'insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare. La giurisprudenza consolidata ha affermato che, peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l'attivita' di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicita', consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (in tal senso sent. n. 1617 del 14/02/2000 rv. 533818; n. 5377 dell'11.4.2001, rv. 545829; n. 3040 del 15.2.05, rv. 579025; n. 14793 del 4.6.08, rv. 604014).
La sentenza impugnata ha risolto il problema asserendo che nel presente caso la confondibilita' fra prodotti sussisteva in concreto, posto che si trattava di prodotti dello stesso tipo.
A nulla rilevano poi i profili riproposti da parte ricorrente che vorrebbe valorizzare il diverso pregio delle proprie calzature rispetto a quelle della Fe. ed il diverso livello dei negozi ove sono reperibili i propri prodotti rispetto a quelli della societa' avversaria.
Va, infatti, considerato che la confondibilita', cui fa riferimento l'articolo 2598 cod. civ., non e' solo quella tra prodotti, ma, soprattutto, quella sull'attivita' dei due concorrenti, e quindi sull'origine dei prodotti stessi, potendosi affermare che, seppure fosse vero che l'uno prodotto (quello della Ca. ) e' di qualita' inferiore rispetto all'altro (quello della Fe. ), il pubblico potrebbe essere indotto a credere che si tratti di una linea piu' abbordabile, comunque riconducibile all'attivita' della piu' nota societa' Sa. Fe. .
Ed invero, l'adozione di un marchio simile su prodotti dello stesso tipo e' idonea a determinare confondibilita', quantomeno sotto il profilo della riconducibilita' dell'attivita' dell'una impresa a quella dell'altra, maggiormente conosciuta ed apprezzata sul mercato.
Di fronte all'appartenenza dei beni in questione alla stessa categoria merceologica e all'adozione di un marchio fortemente confondibile (il giudizio espresso sul punto dai giudici di secondo grado, come pure i rilievi svolti a proposito del marchio forte e del marchio di rinomanza non sono stati fatti oggetto di censura da parte della Ca. ) non puo' essere negata la possibilita' che i consumatori siano indotti a credere in una fonte d'origine comune.
Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che "la differenza qualitativa tra i prodotti contrassegnati da marchi confondibili e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione-anche in tal caso sussiste pertanto la contraffazione del marchio e l'idoneita' a danneggiare l'altrui azienda..." (Cass. 18.6.1990 n. 6119, 467809).
In ogni caso; a tale riguardo deve rilevarsi che le circostanze allegate da parte ricorrente, oltre a non essere state provate, non risultano dagli atti di causa, ne' dalla sentenza impugnata, ne' la ricorrente si e' data carico di indicare da quali elementi dette circostanze emergerebbero, onde sul punto il ricorso e' privo del requisito dell'autosufficienza.
3.2 - Quanto al secondo motivo di censura, deve essere parimenti affermata l'infondatezza dello stesso.
La Corte fiorentina, infatti, ha accertato la sussistenza di danni risarcibili, sia in riferimento alla contraffazione, sia in riferimento alla concorrenza sleale, cosicche' neppure l'eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso si sarebbe ripercosso anche sull'esistenza di tali danni.
In primo luogo, l'affermazione della ricorrente secondo la quale la richiesta istruttoria di esibizione delle scritture contabili della Ca. era avvenuta in violazione degli articoli 342 e 346 cod. proc. civ., non appare sufficientemente circostanziata, cosi' da indurre questa Corte ad escludere la rilevanza degli elementi sottoposti alla Corte d'appello.
In ogni caso, deve ritenersi accertata la sussistenza del pregiudizio subito, sia sotto il profilo della contraffazione, sia sotto quello della concorrenza sleale. Il pericolo di confusione, infatti, era stato accertato, cosicche' da esso si poteva affermare che fosse derivato alla Fe. s.p.a. un pregiudizio consistente sia nell'eventuale sviamento di clientela, sia nell'annacquamento del segno che, per l'imitazione, aveva perso unicita' e capacita' distintiva.
Le indicate circostanze, a fronte dell'oggettiva difficolta' di fornire una prova piu' rigorosa giustificavano il ricorso alla liquidazione in via equitativa, nell'ambito dei presupposti di cui all'articolo 1226 c.c., essendo questa previsione da intendersi riferita non solo al caso di impossibilita' di raggiungere una stima precisa ma, anche, al caso di difficolta' nella determinazione della stessa.
La cifra liquidata, stante la notorieta' del marchio Ferragamo e l'indubbio vantaggio che si puo' presumere la Ca. abbia conseguito dall'adozione del marchio contraffattivo in questione per prodotti dello stesso genere, appare poi estremamente contenuta.
La difesa di Fe. s.p.a., infatti, ha lamentato l'irrisorieta' della somma liquidata, anticipando la doglianza proposta con il ricorso incidentale, di cui si dira' in seguito.
3.3 - Il terzo motivo di ricorso, invece, appare fondato.
Deve, in primo luogo, disattendersi l'eccezione di inammissibilita', proposta dalla difesa Ferragamo, nel rilievo che il motivo sia stato assunto in violazione poi del principio di autosufficienza.
E' vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 23.5.2000 n. 6733; 29.1.2003 n. 1382,- 11.2.2004 n. 2626), B...e' inammissibile il ricorso...con il quale la parte lamenta la violazione delle tariffe professionali, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le voci violate della tariffa professionale...", essendo stato, inoltre, precisato che e' "... necessaria la analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate...al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita' senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti...(integrando) un'ipotesi di error in iudicando e non in procedendo...". Tuttavia, nel caso in esame, parte ricorrente, da un lato, per quanto riguarda le singole voci violate, ha contestato fondatamente la possibilita' di liquidare la voce riguardante le memorie conclusive, in aggiunta alla voce gia' liquidata per le comparse conclusionali, dall'altro, ha contestato per intero l'applicazione dello scaglione superiore a quello dovuto e l'applicazione di due distinti scaglioni fra il primo ed il secondo grado. Quanto all'aumento di cui al Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 5, in considerazione dell'importanza delle questioni giuridiche affrontate, il ricorso ad una simile previsione avrebbe comunque dovuto essere espressamente manifestato e motivato da parte dei giudici dell'appello, senza che la stessa parte qui resistente sia stata in grado di meglio circostanziare le ragioni di un simile trattamento, che avrebbe del resto dovuto portare ad un identico giudizio - se questa fosse stata l'intenzione della Corte fiorentina - sia in primo che in secondo grado.
Ritiene questo collegio che sia corretto, secondo il rilievo della difesa Fe. , considerare che l'oggetto deciso nella causa non era limitato alla domanda di risarcimento, ma comprendeva anche altri accertamenti e statuizioni, il cui valore non poteva che essere indeterminato. Ugualmente la maggior somma complessivamente liquidata per il giudizio di primo grado rispetto a quella del secondo grado puo' essere attribuita alla maggior attivita' istruttoria e di udienza svolta in primo grado, rispetto al giudizio d'appello.
Tuttavia, proprio con riferimento allo scaglione del valore indeterminato di particolare importanza, i diritti e gli onorari spettanti sono inferiori a quelli liquidati dai giudici della Corte fiorentina. In accoglimento del dedotto motivo di ricorso, si deve quindi cassare la sentenza impugnata in punto liquidazione delle spese; facendo applicazione dei principi indicati, si procede ad una nuova liquidazione, per entrambi i gradi del giudizio di merito, come da dispositivo.
4. - Va infine considerato l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto da parte Ferragamo, con il quale e' stata dedotta l'omissione, insufficienza o contraddittorieta' della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5. La Corte d'Appello di Firenze aveva liquidato i danni, in via equitativa, in complessivi euro 15.000,00, senza ammettere le istanze istruttorie formulate sul punto dalla Fe. s.p.a..
A tale riguardo la motivazione del Collegio fiorentino risulta praticamente inesistente, avendo questo, nella decisione, trascurato circostanze decisive che avrebbero dimostrato una maggiore entita' dei danni subiti. Fe. s.p.a. aveva, infatti, chiesto di tenere conto degli utili realizzati illegalmente dall'autore della violazione, cosi' come previsto dalla direttiva europea 2004/48/CE, da determinarsi tramite valutazione dei libri contabili di cui era stata chiesta l'esibizione ex articolo 58 bis Legge Marchi.
Non prendendo in considerazione tale richiesta, la Corte d'Appello era incorsa in vizio di motivazione.
Deve essere considerato che il motivo del ricorso incidentale cosi' articolato risulta proposto in forma condizionata, per il caso di accoglimento del ricorso principale con rinvio della causa ad altro giudice.
Anche nelle conclusioni, infatti, la difesa della s.p.a. Fe. ha chiesto, in via principale, di respingere il ricorso con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado, e, solo "in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso con rinvio della causa ad altro giudice", ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale con rideterminazione del risarcimento dei danni previa esibizione delle scritture contabili di Ca. s.r.l..
Tale formulazione, quindi, non essendosi realizzata la condizione della cassazione con rinvio, esclude che il motivo del ricorso incidentale debba essere esaminato da questo Collegio. Lo stesso, pertanto, rimane assorbito.
5. Il sostanziale rigetto delle tesi della Ca. e l'accoglimento del ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese processuali dei gradi di merito inducono a disporre la parziale compensazione delle spese del presente giudizio (liquidate per l'intero come in dispositivo), nella misura che si ritiene congruo indicare in un quarto, mentre i residui tre quarti vengono posti a carico della ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione allo stesso motivo e, pronunciando nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 15.228,57, di cui euro 4.200,00 per diritti, euro 10.000,00 per onorari, euro 523,68 per spese imponibili, euro 504,89 per spese non imponibili; per il giudizio di appello in euro 12.518,40, di cui euro 8.142,22 per onorari, euro 3.317,84 per diritti, euro 738,70 per spese imponibili, euro 319,64 per spese non imponibili, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio; per il presente giudizio, disposta la compensazione per un quarto, liquida per l'intero la somma di euro 8.200,00 di cui euro 8.000,00 per onorari ed euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna la ricorrente principale al pagamento dei residui tre quarti in favore della resistente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere
Dott. TAVASSI Marina - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9225/2005 proposto da:
CA. CA. S.R.L. (P.I. (OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentata e difesa dall'avvocato RASCIO Nicola, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA. FE. IT. S.P.A.;
- intimata -
sul ricorso 13435/2005 proposto da:
SA. FE. IT. S.P.A., in persona dell'amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BIAMONTI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RONCAGLIA PIERLUIGI, GAVUZZI ELISABETTA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente a ricorrente incidentale -
contro
CA. CA. S.R.L. (P.I. (OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso l'avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentata e difesa dall'avvocato RASCIO NICOLA, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 364/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato RASCIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato BIAMONTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, rigetto del resto, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi articoli 61 e 63 Legge Marchi, articolo 669 ter c.p.c. e articolo 700 cod. proc. civ., depositato in data 20.11.97 presso il Tribunale di Firenze, la Sa. Fe. It. s.p.a. premetteva di essere una delle piu' importanti firme della moda, titolare dei marchi "Ferragamo" e "Salvatore Ferragamo", registrati e utilizzati sin dal 1937, anche in una peculiare grafia, in tutto il mondo.
L'attrice affermava, poi, di aver rinvenuto nel negozio (OMESSO) delle calzature recanti il marchio "F.lli Fe. ", avente, con i marchi attorei, una somiglianza non solo fonetica, ma anche grafica.
Alla luce di cio', la Fe. chiedeva, al fine di far cessare tale attivita' definita in termini di contraffazione e concorrenza sleale confusoria, che in via cautelare fosse disposto a carico di Mi. Do. , titolare del negozio "(OMESSO)", l'inibitoria dell'uso a qualsivoglia titolo del marchio " F. Fe. " ed il sequestro dei prodotti recanti tale segno, oltre alla fissazione di una penale ed alla pubblicazione dell'emanando provvedimento.
In data 16.12.97 si costituiva Mi.Do. sostenendo che l'esclusivo responsabile fosse da individuarsi nel solo produttore e fornitore delle calzature, la Ca. Ca. s.r.l..
Con ordinanza del 20.12.97, rilevata la somiglianza grafica e fonetica tra i due marchi, il Tribunale accoglieva le istanze cautelari in questione.
Con atto di citazione notificato in data 16/20.01.98, la Fe. s.p.a. conveniva in giudizio la ditta individuale "Calzature (OMESSO) di Mi.Do. ", ex articolo 669 octies cod. proc. civ., e citava, contestualmente, la Ca. s.r.l. affinche' venisse accertata l'illiceita' delle condotte di entrambe le convenute, sia sotto il profilo della contraffazione del marchio sia della concorrenza sleale, con conseguente inibitoria, ordine di ritiro dal commercio e distruzione delle calzature recanti il marchio in contestazione, delle relative confezioni e materiale pubblicitario. Chiedeva, inoltre, la fissazione di una penale con pubblicazione dell'emanando provvedimento. Concludeva chiedendo la condanna della Ca. s.r.l. al risarcimento dei danni derivati dagli illeciti in questione e, a tal fine, chiedeva, in via istruttoria, che venisse ordinata alla Ca. l'esibizione dei libri e delle scritture contabili relative alla produzione e commercializzazione delle calzature in contestazione, disponendo CTU contabile sui medesimi.
In data 2.04.98 veniva concluso un accordo tra Fe. s.p.a. e Mi.Do. , con il quale la Mi. si impegnava ad astenersi dal commercializzare prodotti a marchio "F.lli Ferrazzano", mentre l'attrice rinunciava alle domande proposte nei confronti della Mi. stessa.
Si costituiva in giudizio la Ca. s.r.l., sostenendo che il marchio dell'attrice era un marchio debole, avendo per oggetto la semplice rappresentazione grafica delle relative lettere dell'alfabeto tramite carattere di scrittura Brush script Mt, e che la contraffazione di questo era stata evitata da lievi modifiche apportate al segno.
La convenuta aggiungeva che la confondibilita' fra i marchi in questione doveva essere comunque esclusa in quanto le imprese si rivolgevano ad un pubblico diverso e, in ogni caso, Fe. era il cognome dell'Amministratore della convenuta e dei soci della stessa.
La Ca. s.r.l. chiedeva in via riconvenzionale la condanna della Fe. s.p.a. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del procedimento cautelare.
All'udienza del 12.04.1999 la Ca. s.r.l. eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, ritenendo competente il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2460 del 19.07.01, respingeva sia le domande attrici sia la domanda riconvenzionale della convenuta, condannando l'attrice alle spese di lite.
Il Tribunale riteneva infondate le contestazioni sollevate dagli attori, perche', pur trovandosi di fronte ad un marchio forte, secondo l'interpretazione della Suprema Corte (Cass. civ. n. 13592/99), i due inarchi non erano confondibili, sia per la diversa lunghezza delle parole (F.lli Ferrazzano, Salvatore Ferragamo o Ferragamo), sia per la diversita' fonetica delle stesse e, comunque, anche per i segni grafici usati.
Il marchio F.lli Ferrazzano era praticamente uguale alla firma dell'Amministratore della Ca. , socio fondatore della stessa, e cio' assumeva significato ai sensi dell'articolo 1 bis Legge Marchi.
Non poteva esserci alcun profilo di confondibilita' anche per la palese diversita' tra i due prodotti, rilevabile anche dalle differenze di prezzo tra gli stessi.
Infine, veniva rilevato che non vi era coincidenza tra i consumatori dei due prodotti, essendo uno un marchio locale per consumatori medio bassi e l'altro un marchio internazionale per consumatori di alto livello.
Avverso tale sentenza interponeva appello la Fe. It. s.p.a. ritenendo la stessa ingiusta ed erronea sia in fatto che in diritto e riproponendo tutte le domande e le argomentazioni esposte in primo grado.
Ca. s.r.l., costituitasi in giudizio, ribadiva, in via pregiudiziale, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, chiedeva il rigetto dell'appello principale e, proponendo appello incidentale, lamentava il mancato accoglimento della proposta domanda riconvenzionale.
Con sentenza 21.10.03/11.03.04, la Corte d'Appello di Firenze riformava la sentenza e, in totale accoglimento delle domande avanzate da Fe. s.p.a., dichiarava che con la produzione delle linee di calzature a marchi Terrazzano e F.lli Ferrazzano, la Ca. s.r.l. si era resa responsabile di contraffazione del marchio Ferragamo e di atti di concorrenza sleale. Ordinava, quindi, alla Ca. s.r.l. di cessare la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle calzature distinte con i marchi in questione, in qualunque grafia riprodotti.
Ordinava, altresi', alla medesima di ritirare dal commercio e distruggere le calzature di cui si trattava, nonche' le relative confezioni ed il materiale pubblicitario.
Condannava la Ca. s.r.l. al risarcimento del danno nei confronti della Fe. s.p.a., nella misura equitativa di euro 15.000,00 e alla refusione delle spese dei gradi.
La Corte d'Appello riteneva fondato il gravame della Fe. s.p.a..
Per la Corte era da disattendere l'eccezione pregiudiziale di incompetenza.
I primi quattro motivi di appello (contraffazione di marchio forte, rischio di confusione da valutarsi in astratto, marchio di notevole rinomanza, errato richiamo dell'articolo 1 bis, Legge Marchi perche' il produttore era Ca. Ca. e non Te. Lu. ) erano manifestamente fondati.
I marchi Ferragamo e Salvatore Ferragamo erano da considerarsi marchi forti e per questo tutelabili in modo piu' incisivo (ex plurimis Cass. Civ. sent. nn. 4839/00, 13592/99, 5091/00).
Il carattere di rinomanza, che i marchi in discorso possedevano, avrebbe dovuto indurre ad un particolare rigore nella valutazione del pericolo di contraffazione (Cass. civ. n. 14315/99).
Ai fini del giudizio sulla dedotta contraffazione, l'indagine sulla confondibilita' avrebbe dovuto riguardare non gia' i prodotti contrassegnati, ma i segni in se stessi (Cass. civ. nn. 9617/98 e 7660/97).
La Ca. , inoltre, non poteva effettivamente invocare a suo favore l'articolo 1 bis Legge Marchi, sia perche' Ferrazzano non era il nome del soggetto esercitante l'attivita' commerciale, sia perche', comunque, il segno Ferrazzano era stato, in realta', utilizzato da Ca. in funzione di marchio e non, semplicemente, in funzione descrittiva.
Per la Corte fiorentina le somiglianze fonetiche e grafiche fra i due marchi in contesa erano rilevantissime.
Anche il motivo di doglianza per il mancato accoglimento della domanda di concorrenza sleale era da considerarsi fondato, poiche' la confondibilita', nel presente caso, nasceva dal fatto che il marchio contraffatto era stato apposto su prodotti dello stesso tipo rispetto a quelli per i quali il prodotto Ferragamo era normalmente usato (Cass. civ. nn. 9617/98, 8157/92).
Avverso tale sentenza la s.r.l. Ca. Ca. proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 7.04.05, esponendo 3 motivi di gravame.
La Sa. Fe. It. s.p.a. proponeva controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, notificato in data 16.05.05.
Ca. Ca. s.r.l. resisteva al ricorso incidentale condizionato con controricorso notificato in data 22.06.05.
Sia Sa. Fe. It. s.p.a. che la Ca. Ca. s.r.l. depositavano memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell'articolo 335 c.p.c..
2.1. Dopo aver riassunto lo svolgimento del processo, la s.r.l. Ca. Ca. , come primo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2598 cod. civ., e l'insufficiente motivazione in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.
Rilevava la difesa ricorrente che la prospettata ipotesi di concorrenza sleale presupponeva un'effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici il cui obiettivo consisteva nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente.
Gli atti posti in essere dovevano determinare un'effettiva confondibilita' nel rapporto con i clienti (Cass. n. 1301/90) o dovevano sortire l'effetto di deviare la clientela (Cass. n. 637/90).
La disciplina della concorrenza sleale non era invocabile ove non vi fosse almeno potenzialmente una clientela comune (Casa. n. 5716/88).
La Corte territoriale aveva, pero', omesso ogni indagine volta ad accertare la ricorrenza nel caso di specie di tale presupposto.
Dagli atti di causa era emerso che la Sa. Fe. It. s.p.a. vendeva i propri prodotti esclusivamente nei pochi punti vendita "Salvatore Ferragamo", cui faceva riferimento una clientela selezionata e con possibilita' economiche non trascurabili.
Tale fatto escludeva in radice la possibilita' di individuare una clientela comune tra le due imprese e, quindi, di configurare un'ipotesi di appropriazione di fette di mercato da parte di Carpan s.r.l. in danno della Fe. s.p.a..
Per poter configurare una violazione dell'articolo 2598 cod. civ., inoltre, non bastava dimostrare la contraffazione del marchio, ma era necessario che, oltre alla confondibilita' tra i due marchi, sussistesse un'effettiva confondibilita' tra i prodotti.
La stessa Suprema Corte, con sent. n. 1080/86, aveva stabilito che "...l'affermazione della contraffazione non puo' essere sufficiente ad integrare la fattispecie concorrenziale...se l'uso di marchio altrui, usurpato o contraffatto...non dia luogo alla confondibilita' tra prodotti riferita alla intelligenza e diligenza media dei consumatori a cui essi sono destinaticene risulti (il consumatore medio) disorientato e che possa essere distolto dall'acquisto di un prodotto e indotto all'acquisto di un altro con la convinzione che si
tratti del medesimo prodotto...".
Tale orientamento era stato poi confermato da altre statuizioni della stessa Corte di Cassazione (Cass. civ. nn. 8157/92, 9616/98).
Alla luce di cio' era da ritenersi che il criterio di valutazione del Collegio territoriale fosse errato e che la motivazione fosse insufficiente non avendo, inoltre, i Giudici del merito seguito le direttive fornite dalla Suprema Corte per procedere al giudizio di comparazione tra i prodotti (Cass. n. 2768/72 e 1329/75).
Per la ricorrente, se la Corte fiorentina avesse proceduto al tipo di accertamento impostogli dalla legge alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte, si sarebbe giunti ad un diverso accertamento dei fatti.
Il rischio di confusione che poteva ingenerarsi nel pubblico era strettamente legato al "target" dei consumatori al quale i prodotti erano destinati.
L'individuazione della tipologia della clientela non poteva essere che conseguenza del tipo, qualita' e prezzo, di prodotto venduto.
Nel caso di specie il prospettato rischio di confusione era assolutamente da escludere poiche' la qualita' ed il "target delle calzature era del tutto differente.
La Fe. s.p.a. commercializzava, poi, i propri prodotti esclusivamente in punti vendita Sa. Fe. . Cio' determinava la necessita' di recarsi in uno di quei determinati punti vendita per acquistare un prodotto a marchio Ferragamo e comportava che chiunque avesse acquistato calzature in altro negozio fosse perfettamente consapevole di non acquistare una calzatura prodotta dalla Sa. Fe. It. s.p.a..
L'inesistenza di una clientela comune sconfessava la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2598 cod. civ..
2.2. Come secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2600 e 1226 cod. civ., nonche' l'omessa o insufficiente motivazione in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.
La Corte fiorentina aveva omesso di motivare la decisione in ordine alla sussistenza della risarcibilita' del danno e alla quantificazione della stessa.
Affinche' vi fosse risarcibilita', la Fe. s.p.a. avrebbe dovuto fornire la prova del danno subito, ancorche' in via potenziale, ma nulla di tutto cio' era stato preso in considerazione dal Collegio fiorentino che aveva proceduto de plano alla liquidazione del danno.
La richiesta di Fe. s.p.a. di esibire i libri contabili di Ca. non era stata accolta, in quanto proposta sia in primo che in secondo grado in modo inammissibile.
Nemmeno il tentativo di Ferragamo di offrire una visura camerale della Ca. , tramite la quale provare l'ammontare dei guadagni conseguiti, era ammissibile, in quanto proposta tardivamente.
Nonostante cio', il Collegio territoriale aveva ritenuto provato il danno, senza indicare ne' i mezzi, ne' gli aspetti a fondamento della decisione, procedendo, anzi, alla liquidazione equitativa del danno.
La stessa Suprema Corte aveva stabilito, con sent. n. 1443/03, che "...la liquidazione equitativa del lucro cessante...richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza..." e, con sent. N. 16202/02, che: "...l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa...da' luogo...ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equita' giudiziale correttiva od integrativa che, pertanto, da un lato e' subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontareâ„¢presupponendo gia' assolto l'onere materiale della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entita' materiale del danno, ne' esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre...".
La Cassazione aveva statuito anche, con sent. n. 10271/02, che il giudice "...deve pur sempre indicare i criteri seguiti per determinare...l'entita' del risarcimento..." e, con sent. n. 7896/02, che "...la liquidazione equitativa del danno...richiede... l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale e' fondata...".
Con riferimento al rifacimento del danno ex articolo 2598 cod. civ., la Corte di Cassazione (sent. n. 12103/95) aveva affermato che "l'attore...e' tenuto a dare la dimostrazione della sussistenza del danno (non della sua probabilita') anche se indipendentemente dall'individuazione attuale dell'entita' dello stesso".
Tutto cio' non era mai stato provato dalla Fe. s.p.a. e, quindi, la decisione era fondata su assunti non dimostrati.
2.3. - Come terzo motivo di gravame il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2233 cod. civ., R.D.L. n. 1578 del 1933, articoli 57, 58 e 60, Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articoli 4, 5 e 6, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3.
Nel liquidare le spese dei gradi di giudizio, la Corte d'Appello di Firenze era incorsa in violazione delle norme in materia di tariffe forensi.
Anche se rispondeva a verita' che la Corte d'appello di Firenze si era limitata a richiamare le note spese depositate dai difensori della Fe. s.p.a., lo stesso Collegio avrebbe dovuto procedere ad una verifica di congruita' e legittimita' delle competenze, per diritti ed onorari.
Oltre ad aver applicato lo scaglione di valore superiore a quello della causa in appello, inspiegabilmente, in primo grado, aveva utilizzato uno scaglione diverso di spese.
Vi era stata altresi' una duplicazione di voce non prevista dalla tariffa professionale forense.
Come gia' chiarito dalla Suprema Corte, sent. n. 7275/91, "...non possono considerarsi scritti difensivi autonomi e distinti dalle comparse conclusionali le memorie, che costituiscono insieme la redazione delle difese a cui si riferisce il punto 8 parte 3 - per le cause davanti al Tribunale - della tabella A allegata alla tariffa forense".
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza, con vittoria di spese e onorari.
3.1. - Il primo motivo di ricorso e' infondato. La Corte d'appello ha dato puntuale applicazione al disposto dell'articolo 2598 cod. civ., in linea con l'interpretazione datane da questa Corte e dalla consolidata giurisprudenza di merito, con riferimento ad entrambi i profili messi in discussione dalla difesa ricorrente, ovverosia la comunanza di clientela, la confondibilita' dei inarchi in relazione all'effettiva confondibilita', ed anzi identita', fra i prodotti.
Va premesso infatti, che, secondo la sentenza invocata dalla stessa parte ricorrente (sentenza n. 8157 del 3/07/1992, rv. 478021), l'attivita' illecita, consistente nell'approvazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, puo' essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilita' fra i rispettivi prodotti.
Va innanzitutto rilevata la fondatezza dell'assunto della Sa. Fe. It. s.p.a., che nel proprio controricorso ha sottolineato che la Ca. , nel ricorso, non aveva in alcun modo censurato il capo della sentenza che aveva accertato la forza e la rinomanza del marchio e che aveva portato alla condanna per contraffazione di marchio.
Parimenti deve rilevarsi che non sono stati fatti oggetto di impugnazione i capi che hanno respinto le domande di Ca. per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento cautelare e l'eccezione di incompetenza territoriale, originariamente proposta dalla medesima parte.
Quindi, il primo motivo di ricorso si limita a censurare la decisione in punto accertamento della concorrenza sleale. Lo stesso tuttavia appare privo di pregio, dovendosi rilevare che la Corte territoriale ha espressamente e puntualmente considerato la sussistenza di un rapporto di concorrenza fra le parti, mentre, in relazione al secondo profilo (confondibilita' fra i prodotti) ha rilevato che il marchio contraffatto era stato apposto su prodotti dello stesso tipo, rispetto ai quali il marchio Ferragamo era normalmente usato.
Questa Corte, gia' con la sentenza n. 1259/99, ha rilevato che "ad integrare il presupposto della concorrenza sleale e' sufficiente il contemporaneo esercizio, da parte di piu' imprenditori, di una medesima attivita' industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, non dovendo necessariamente sussistere in concreto l'identita' di clientela".
La potenzialita' della comunanza di clientela e' principio acquisito in tema di concorrenza sleale.
Infatti, se e' vero che presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall'articolo 2598 cod. civ., e' la sussistenza di una situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente, va tuttavia ribadito che la comunanza di clientela e' data non gia' dalla identita' soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensi' dall'insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare. La giurisprudenza consolidata ha affermato che, peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l'attivita' di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicita', consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (in tal senso sent. n. 1617 del 14/02/2000 rv. 533818; n. 5377 dell'11.4.2001, rv. 545829; n. 3040 del 15.2.05, rv. 579025; n. 14793 del 4.6.08, rv. 604014).
La sentenza impugnata ha risolto il problema asserendo che nel presente caso la confondibilita' fra prodotti sussisteva in concreto, posto che si trattava di prodotti dello stesso tipo.
A nulla rilevano poi i profili riproposti da parte ricorrente che vorrebbe valorizzare il diverso pregio delle proprie calzature rispetto a quelle della Fe. ed il diverso livello dei negozi ove sono reperibili i propri prodotti rispetto a quelli della societa' avversaria.
Va, infatti, considerato che la confondibilita', cui fa riferimento l'articolo 2598 cod. civ., non e' solo quella tra prodotti, ma, soprattutto, quella sull'attivita' dei due concorrenti, e quindi sull'origine dei prodotti stessi, potendosi affermare che, seppure fosse vero che l'uno prodotto (quello della Ca. ) e' di qualita' inferiore rispetto all'altro (quello della Fe. ), il pubblico potrebbe essere indotto a credere che si tratti di una linea piu' abbordabile, comunque riconducibile all'attivita' della piu' nota societa' Sa. Fe. .
Ed invero, l'adozione di un marchio simile su prodotti dello stesso tipo e' idonea a determinare confondibilita', quantomeno sotto il profilo della riconducibilita' dell'attivita' dell'una impresa a quella dell'altra, maggiormente conosciuta ed apprezzata sul mercato.
Di fronte all'appartenenza dei beni in questione alla stessa categoria merceologica e all'adozione di un marchio fortemente confondibile (il giudizio espresso sul punto dai giudici di secondo grado, come pure i rilievi svolti a proposito del marchio forte e del marchio di rinomanza non sono stati fatti oggetto di censura da parte della Ca. ) non puo' essere negata la possibilita' che i consumatori siano indotti a credere in una fonte d'origine comune.
Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che "la differenza qualitativa tra i prodotti contrassegnati da marchi confondibili e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione-anche in tal caso sussiste pertanto la contraffazione del marchio e l'idoneita' a danneggiare l'altrui azienda..." (Cass. 18.6.1990 n. 6119, 467809).
In ogni caso; a tale riguardo deve rilevarsi che le circostanze allegate da parte ricorrente, oltre a non essere state provate, non risultano dagli atti di causa, ne' dalla sentenza impugnata, ne' la ricorrente si e' data carico di indicare da quali elementi dette circostanze emergerebbero, onde sul punto il ricorso e' privo del requisito dell'autosufficienza.
3.2 - Quanto al secondo motivo di censura, deve essere parimenti affermata l'infondatezza dello stesso.
La Corte fiorentina, infatti, ha accertato la sussistenza di danni risarcibili, sia in riferimento alla contraffazione, sia in riferimento alla concorrenza sleale, cosicche' neppure l'eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso si sarebbe ripercosso anche sull'esistenza di tali danni.
In primo luogo, l'affermazione della ricorrente secondo la quale la richiesta istruttoria di esibizione delle scritture contabili della Ca. era avvenuta in violazione degli articoli 342 e 346 cod. proc. civ., non appare sufficientemente circostanziata, cosi' da indurre questa Corte ad escludere la rilevanza degli elementi sottoposti alla Corte d'appello.
In ogni caso, deve ritenersi accertata la sussistenza del pregiudizio subito, sia sotto il profilo della contraffazione, sia sotto quello della concorrenza sleale. Il pericolo di confusione, infatti, era stato accertato, cosicche' da esso si poteva affermare che fosse derivato alla Fe. s.p.a. un pregiudizio consistente sia nell'eventuale sviamento di clientela, sia nell'annacquamento del segno che, per l'imitazione, aveva perso unicita' e capacita' distintiva.
Le indicate circostanze, a fronte dell'oggettiva difficolta' di fornire una prova piu' rigorosa giustificavano il ricorso alla liquidazione in via equitativa, nell'ambito dei presupposti di cui all'articolo 1226 c.c., essendo questa previsione da intendersi riferita non solo al caso di impossibilita' di raggiungere una stima precisa ma, anche, al caso di difficolta' nella determinazione della stessa.
La cifra liquidata, stante la notorieta' del marchio Ferragamo e l'indubbio vantaggio che si puo' presumere la Ca. abbia conseguito dall'adozione del marchio contraffattivo in questione per prodotti dello stesso genere, appare poi estremamente contenuta.
La difesa di Fe. s.p.a., infatti, ha lamentato l'irrisorieta' della somma liquidata, anticipando la doglianza proposta con il ricorso incidentale, di cui si dira' in seguito.
3.3 - Il terzo motivo di ricorso, invece, appare fondato.
Deve, in primo luogo, disattendersi l'eccezione di inammissibilita', proposta dalla difesa Ferragamo, nel rilievo che il motivo sia stato assunto in violazione poi del principio di autosufficienza.
E' vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 23.5.2000 n. 6733; 29.1.2003 n. 1382,- 11.2.2004 n. 2626), B...e' inammissibile il ricorso...con il quale la parte lamenta la violazione delle tariffe professionali, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le voci violate della tariffa professionale...", essendo stato, inoltre, precisato che e' "... necessaria la analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate...al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita' senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti...(integrando) un'ipotesi di error in iudicando e non in procedendo...". Tuttavia, nel caso in esame, parte ricorrente, da un lato, per quanto riguarda le singole voci violate, ha contestato fondatamente la possibilita' di liquidare la voce riguardante le memorie conclusive, in aggiunta alla voce gia' liquidata per le comparse conclusionali, dall'altro, ha contestato per intero l'applicazione dello scaglione superiore a quello dovuto e l'applicazione di due distinti scaglioni fra il primo ed il secondo grado. Quanto all'aumento di cui al Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 5, in considerazione dell'importanza delle questioni giuridiche affrontate, il ricorso ad una simile previsione avrebbe comunque dovuto essere espressamente manifestato e motivato da parte dei giudici dell'appello, senza che la stessa parte qui resistente sia stata in grado di meglio circostanziare le ragioni di un simile trattamento, che avrebbe del resto dovuto portare ad un identico giudizio - se questa fosse stata l'intenzione della Corte fiorentina - sia in primo che in secondo grado.
Ritiene questo collegio che sia corretto, secondo il rilievo della difesa Fe. , considerare che l'oggetto deciso nella causa non era limitato alla domanda di risarcimento, ma comprendeva anche altri accertamenti e statuizioni, il cui valore non poteva che essere indeterminato. Ugualmente la maggior somma complessivamente liquidata per il giudizio di primo grado rispetto a quella del secondo grado puo' essere attribuita alla maggior attivita' istruttoria e di udienza svolta in primo grado, rispetto al giudizio d'appello.
Tuttavia, proprio con riferimento allo scaglione del valore indeterminato di particolare importanza, i diritti e gli onorari spettanti sono inferiori a quelli liquidati dai giudici della Corte fiorentina. In accoglimento del dedotto motivo di ricorso, si deve quindi cassare la sentenza impugnata in punto liquidazione delle spese; facendo applicazione dei principi indicati, si procede ad una nuova liquidazione, per entrambi i gradi del giudizio di merito, come da dispositivo.
4. - Va infine considerato l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto da parte Ferragamo, con il quale e' stata dedotta l'omissione, insufficienza o contraddittorieta' della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5. La Corte d'Appello di Firenze aveva liquidato i danni, in via equitativa, in complessivi euro 15.000,00, senza ammettere le istanze istruttorie formulate sul punto dalla Fe. s.p.a..
A tale riguardo la motivazione del Collegio fiorentino risulta praticamente inesistente, avendo questo, nella decisione, trascurato circostanze decisive che avrebbero dimostrato una maggiore entita' dei danni subiti. Fe. s.p.a. aveva, infatti, chiesto di tenere conto degli utili realizzati illegalmente dall'autore della violazione, cosi' come previsto dalla direttiva europea 2004/48/CE, da determinarsi tramite valutazione dei libri contabili di cui era stata chiesta l'esibizione ex articolo 58 bis Legge Marchi.
Non prendendo in considerazione tale richiesta, la Corte d'Appello era incorsa in vizio di motivazione.
Deve essere considerato che il motivo del ricorso incidentale cosi' articolato risulta proposto in forma condizionata, per il caso di accoglimento del ricorso principale con rinvio della causa ad altro giudice.
Anche nelle conclusioni, infatti, la difesa della s.p.a. Fe. ha chiesto, in via principale, di respingere il ricorso con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado, e, solo "in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso con rinvio della causa ad altro giudice", ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale con rideterminazione del risarcimento dei danni previa esibizione delle scritture contabili di Ca. s.r.l..
Tale formulazione, quindi, non essendosi realizzata la condizione della cassazione con rinvio, esclude che il motivo del ricorso incidentale debba essere esaminato da questo Collegio. Lo stesso, pertanto, rimane assorbito.
5. Il sostanziale rigetto delle tesi della Ca. e l'accoglimento del ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese processuali dei gradi di merito inducono a disporre la parziale compensazione delle spese del presente giudizio (liquidate per l'intero come in dispositivo), nella misura che si ritiene congruo indicare in un quarto, mentre i residui tre quarti vengono posti a carico della ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione allo stesso motivo e, pronunciando nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 15.228,57, di cui euro 4.200,00 per diritti, euro 10.000,00 per onorari, euro 523,68 per spese imponibili, euro 504,89 per spese non imponibili; per il giudizio di appello in euro 12.518,40, di cui euro 8.142,22 per onorari, euro 3.317,84 per diritti, euro 738,70 per spese imponibili, euro 319,64 per spese non imponibili, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio; per il presente giudizio, disposta la compensazione per un quarto, liquida per l'intero la somma di euro 8.200,00 di cui euro 8.000,00 per onorari ed euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna la ricorrente principale al pagamento dei residui tre quarti in favore della resistente.