La mancanza di brevetto (ovvero l'inaccessibilità della domanda) non precludono al terzo il potere di di agire in giudizio, rendendo improponibile la domanda di chi voglia contestare il diritto a ottenere il brevetto

La mancanza di brevetto (ovvero l'inaccessibilità della domanda), come anche la mancanza di titolarità del brevetto non concesso o la nullità di esso o la sua scadenza, non precludono al terzo il potere di agire in giudizio, rendendo improponibile la domanda di chi voglia contestare il diritto a ottenere il brevetto in capo a chi ha proposto la richiesta indicata, salvo il rigetto di una tale azione proposta dal terzo qualora al momento della decisione il brevetto non sia stato ancora rilasciato o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile, ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto, si ha non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, vertendosi in ipotesi di carenza non di presupposti ma di condizione dell'azione. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile, Sentenza del 12 marzo 2008, n. 6532)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.

Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione

Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. BENINI Stefano - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24067 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2005, proposto:

DA

ME. s.r.l. con sede in (OMESSO), in persona del legale rappresentante LA. Ba. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso l'avv. ROMANELLI Guido che, disgiuntamente con l'avv. BIN Marino di Torino, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ME. BI. In. ., gia' ME. DI. In. e ME. BI. s.r.l., gia' ME. DI. EU. s.r.l., con sede in (OMESSO), Via (OMESSO), in persona dei legali rappresentanti KR. Jo. An. e Dott. IN. , entrambi gia' elettivamente domiciliati in Torino, al Corso Regio Parco n. 27, presso gli avv. JACOBACCI Fabrizio e CAMUSSO Alberto, loro difensori nel giudizio in appello;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 233 del 21 gennaio - 16 febbraio 2005;

Udita, all'udienza del 12 febbraio 2008, la relazione del Cons. Dott. FORTE Fabrizio;

Uditi l'avv. MITTONE, per delega dell'avv. (BIN Marino) e il P.M. Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 13 luglio 1999, la s.r.l..

Me. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ivrea, le s.r.l. Me. Di. eu. e Me. Di. In. , chiedendo di dichiarare nulla la domanda di brevetto europeo, presentata dalle convenute a novembre 1997, perche' relativa a un trovato privo del requisito della novita' e per sentire condannare le controparti a risarcire i danni derivati dalla loro condotta di concorrenza sleale. Le convenute eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, per non avere presentato domanda di brevetto e la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, per non essere ancora terminato il procedimento amministrativo di concessione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (d'ora in avanti U.E.B.); deducevano poi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sulla domanda di risarcimento a favore di quello di Milano.

Con sentenza del 18 ottobre 2003, il Tribunale di Ivrea dichiarava il difetto di giurisdizione sulla richiesta nullita' della domanda di brevetto, pur essendo nelle more intervenuta la concessione dell'U.E.B. e la incompetenza territoriale sull'azione di risarcimento dei danni a favore del Tribunale di Milano, condannando alle spese del grado l'attrice.

La Me. s.r.l proponeva gravame solo sulla rilevata carenza di giurisdizione, perche' la concessione del brevetto, intervenuta nel corso del primo grado, imponeva al Tribunale di decidere nel merito sulla domanda ad esso proposta.

Costituitesi, le appellate chiedevano il rigetto della impugnazione e la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 16 febbraio 2005, respingeva il gravame, ritenendo pendente il procedimento amministrativo per ottenere il brevetto, dato che la concessione di esso dall'U.E.B. di Monaco era stata oggetto di reclamo in sede amministrativa ancora non deciso. Ritenuto quindi non definitivo il riconoscimento del brevetto, la Corte territoriale si e' dichiarata carente di giurisdizione nella materia, per non essere ancora nato il diritto soggettivo dalla concessione, rigettando l'impugnazione e condannando l'appellante alle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 22 giugno 2005, propone ricorso di due motivi, notificato il 5 ottobre 2005, la s.r.l. Me. e non si difendono le due societa' intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente deve rilevarsi che la mancata notifica del ricorso al P.G. presso la Corte d'appello di Torino, che ha chiesto di accogliere il gravame di merito, non costituisce difetto di una condizione di ammissibilita' dell'impugnazione, non potendosi il P.G. qualificare interventore necessario nella concreta fattispecie riguardante un giudizio di nullita' della mera domanda di brevetto sulla quale vi e' stata soltanto la pronuncia negatoria della giurisdizione. Infatti il P.M. puo' promuovere l'azione di nullita' del brevetto concesso, ai sensi del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 78, e non quella tendente alla nullita' della sola domanda per ottenerlo, che ha invece introdotto questo processo.

Gia' tale osservazione fa dubitare della necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti del P.G., il quale comunque ha nel caso concluso in appello solo a favore della giurisdizione del giudice ordinario, non prendendo posizione nel merito della novita' e validita' del brevetto, cioe' in rapporto al tipo di azione che e' legittimato ad esercitare (sul litisconsorzio necessario e sulla notifica del ricorso per cassazione al P.G., nella materia analoga della tutela del marchio, cfr. la recente Cass. 2 luglio 2007 n. 14969).

Nel caso, pertanto, non essendovi conclusioni del P.G. sulla brevettibilita' del trovato, sarebbe "mera formalita' priva di qualsiasi scopo processualmente rilevante" (Cass. 24 gennaio 1995 n. 839) l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. di Torino, che ha concluso solo in ordine all'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda come chiesto con l'appello e nulla ha dedotto sulla novita' e validita' del brevetto. Non va quindi ordinata la notifica del ricorso al P.G. presso il giudice a quo del ricorso per cassazione, non essendo lo stesso litisconsorte necessario in ordine alla pronuncia sulla giurisdizione.

2.1. Il ricorso denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, articolo 4, e del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 37, e articolo 5 c.p.c., anche per vizi motivazionali, in rapporto alla denegata giurisdizione e all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per avere la Corte d'appello, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, erroneamente negato la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la pubblicazione del rilascio del brevetto chiesto dalle controparti, motivando con la circostanza che la procedura amministrativa doveva ritenersi non definita a causa delle opposizioni proposte con reclami all'U.E.B. dai controinteressati.

E' errato affermare che tali opposizioni in sede amministrativa impediscono che il brevetto europeo possa ritenersi concesso per effetto della sola pubblicazione del rilascio di esso dall'U.E.B., anche se oggetto di ricorsi amministrativi di terzi, perche' la pubblicazione indicata trasforma l'interesse legittimo a ottenere la concessione in diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

Essendo sorti, con il rilascio pubblicato del brevetto, i diritti di invenzione da esso derivanti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo, ratificata dall'Italia con Legge 26 maggio 1978 n, 260 (da ora: C.E.B.), come del resto gia' sanciva il Regio Decreto n. 1127 del 1939, articolo 37, per quello interno e prevede ancora il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 117, (da ora C.p.i. cioe' Codice della proprieta' industriale), deve ritenersi che erroneamente, nei gradi di merito, n si e' affermato che la concessione del brevetto in corso di causa non ha inciso sulla giurisdizione, facendo nascere il diritto soggettivo non ancora sorto alla data della domanda originaria.

Per l'articolo 97 della C.E.B., a seguito della valutazione della "divisione di esame", puo' essere decisa la concessione del brevetto europeo che, dal giorno della sua pubblicazione, conferisce al suo titolare gli stessi diritti che gli attribuirebbe un brevetto nazionale (articolo 64 C.E.B.).

La Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1979, n. 32, articolo 4, comma 1, contenente le norme d'attuazione della legislazione sui brevetti europei, conferma l'efficacia di questi in Italia dalla data di pubblicazione della concessione e, in caso di accoglimento delle opposizioni amministrative che ne determinino modifiche, da quella della pubblicazione della decisione su tali ricorsi; pertanto non vi sono ragioni d'incompatibilita' tra procedura amministrativa e azione di nullita' dinanzi al giudice ordinario. Per effetto delle opposizioni un brevetto pubblicato puo' essere revocato o modificato e la Commissione tecnica sui ricorsi all'U.E.B. ha chiarito che la opposizione amministrativa non determina un'altra fase della procedura d'esame della domanda di brevetto, da ritenere chiusa con la pubblicazione della concessione oggetto di ricorso.

La concorrenza tra la fase di opposizione amministrativa e il giudizio di nullita' dei brevetti concessi, e' normalmente ammessa dalla dottrina e sul punto e' quindi errata la decisione della Corte, che afferma la pregiudizialita' della valutazione delle opposizioni in sede amministrativa, perche' nasca il "diritto" di brevetto, non sussistendo a quel punto solo una domanda di brevetto ma essendovi una concessione definitiva di esso, per essere il ricorso amministrativo un mero atto d'impulso, sul quale anche d'ufficio la Commissione puo' decidere al di la' delle istanze dei ricorrenti, con procedimento diverso dall'azione giudiziaria di nullita', fondata sul principio dispositivo e sulla domanda di parte.

Nel procedimento da opposizione in sede amministrativa non si da rilievo a diritti anteriori nati da domande di brevetto dei ricorrenti non seguite da concessione pubblicata, mentre, nell'azione di nullita', le domande, se pubblicate rilevano al fine di verificare la novita' dell'invenzione.

La decisione impugnata impedisce l'azione di nullita' per una pretesa non definitivita' del brevetto, che invece vi era, essendo stata gia' pubblicata la menzione della concessione, anche se modificabile o revocabile, a causa o in occasione della opposizione amministrativa dei controinteressati.

2.2. Si denuncia in secondo luogo la estrema sommarieta' della motivazione della sentenza impugnata sulla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n.n. 1 e 5, essendo riservata all'autorita' giudiziaria ordinaria la risoluzione di ogni vertenza sulla titolarita' dei diritti patrimoniali e morali all'invenzione. Non e' piu' condivisibile la sentenza delle S.U. 8 agosto 1989 n. 3657, per la quale il giudice ordinario non potrebbe dichiarare nullo un brevetto che non c'e' e quindi vi sarebbe un difetto assoluto di giurisdizione, fino alla concessione di esso, per la tutela dei terzi danneggiati da tale domanda, anche se colui che l'ha presentata puo' ottenere provvedimenti a cautela del diritto di cui ha richiesto il riconoscimento, ai sensi della Legge n. 1127 del 1939, articolo 83 bis, dal momento in cui la sua domanda e' stata resa accessibile ai terzi con la pubblicazione nei modi di legge.

Vietare l'accertamento negativo del diritto a ottenere il riconoscimento della concessione, con la indicata declaratoria del difetto assoluto di giurisdizione, significa dare una posizione privilegiata a chi ha proposto la domanda resa per prima conoscibile con la pubblicazione pure verso i terzi che l'abbiano presentata in precedenza, ritenendo questi ultimi dotati di un mero interesse di fatto prima della concessione del brevetto.

La giurisprudenza di merito ha chiarito che la richiesta di nullita' di una domanda di brevetto non ancora concesso, e' carente solo di una condizione dell'azione, costituita appunto dal rilascio del brevetto e non manca quindi di un presupposto, cioe' di un interesse giuridicamente tutelabile, per il quale possa su di essa dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione, con la conseguenza che, qualora venga pubblicata la concessione del brevetto in corso di causa e prima della decisione, il giudice ordinario adito, non puo' non pronunciarsi sulla domanda di nullita' del diritto, riconosciuto in favore di terzi con la pubblicazione (il ricorso cita varie pronunce di merito sul punto).

Se il giudice ha il potere di dichiarare la nullita' di un brevetto per difetto dei requisiti di legge dopo la concessione di esso dalle autorita' amministrative, ancor piu' potra' valutare e decidere sulla mancanza di validita', per insussistenza dei requisiti di novita' del trovato, di una domanda di brevetto, sempre che lo stesso sia stato concesso in corso di causa e prima della decisione, dando luogo a un conflitto di diritti soggettivi sui quali deve decidere di regola il giudice ordinario.

Se, ai sensi dell'articolo 5 c.p.c., come sostituito dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, articolo 2, la giurisdizione del giudice adito sulla domanda allo stesso prospettata, non viene meno per modifiche della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della proposizione di essa, la norma non osta all'applicazione del principio piu' generale della immediata operativita' delle leggi processuali e della c.d. perpetuatio iurisdictionis per la rilevanza di fatti nuovi, per i quali il giudice, privo di giurisdizione al momento della domanda, acquisti poi il potere di decidere sulla stessa, come avvenuto nel caso, per essere sopravvenuta la giurisdizione del Tribunale a seguito del rilascio del brevetto europeo.

2. Il ricorso e' fondato e deve essere accolto. Anche la Corte suprema ha di recente affermato che: "in tema di brevetto per invenzioni industriali, sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraffazione del trovato cui essa si riferisce non e' giuridicamente concepibile (con conseguente esclusione sancita dal Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 83 bis, come poi modificato, della tutela in via cautelare anche di chi ha proposto la domanda); tuttavia la mancanza di brevetto (ovvero la inaccessibilita' alla domanda) come la mancanza di titolarita' del brevetto non concesso o la nullita' di esso o la sua scadenza, in nessun modo precludono il potere di agire in giudizio, rendendo improponibile la domanda di chi voglia contestare il diritto a ottenere il brevetto di chi ha proposto la richiesta indicata, salvo il rigetto dell'azione proposta allorche' al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto si ha non gia' una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell'azione" (Cass. 14 marzo 2006 n. 5529).

Quanto ora rilevato rende palesemente fondato il secondo motivo di ricorso per la parte nella quale propugna la giurisdizione del giudice ordinario alla data della decisione del Tribunale di Ivrea, dalla cui sentenza si rileva che nel corso del giudizio e prima della decisione, era stata pubblicata la concessione del brevetto da parte dell'U.E.B.

Invero proprio in quanto il diritto di esclusiva puo' essere esercitato dal momento in cui diviene conoscibile la domanda di brevetto, con la richiesta dei provvedimenti cautelari di cui al Regio Decreto n. 1127 del 1939, articolo 83 bis, e l'esercizio delle azioni sulla validita' di esso e dei diritti derivanti dall'invenzione (articolo 37 del Regio Decreto ora citato e articolo 117 del C.p.i.) non viene meno per la concessione del brevetto, non puo' dubitarsi che il giudice ordinario deve pronunciarsi sulle domande di tutela della proprieta' industriale, anche quando i titoli di questa "sono... in corso di concessione" (articolo 120 del C.p.i.) e certamente allorche' il brevetto sia stato gia' concesso con provvedimento pubblicato, potendo in tal caso rigettare la domanda per mancanza del conflitto tra diritti al momento della decisione, permanendo il difetto del rilascio del brevetto che vi era al momento dell'introduzione della causa. Quanto detto vale per i brevetti nazionali e per quelli europei e quindi l'azione originariamente proposta per dichiarare nulla la domanda di brevetto delle societa' intimate, per essere il prodotto da brevettare privo del requisito della novita', era di certo proponibile e su di essa doveva pronunciarsi il Tribunale, nel caso di specie per essere alla data della decisione di primo grado gia' concesso il brevetto, come risulta gia' affermato dalle S.U. con la sentenza 14 aprile 1988 n. 2965, sia pure in rapporto alla competenza: "In tema di azioni a difesa di brevetto per invenzione industriale, il Regio Decreto n. 1127 del 1939, articolo 76, il quale prevede la competenza del giudice del luogo in cui si sono verificati i fatti che si assumono lesivi del diritto, si applica indipendentemente dalla titolarita' del diritto stesso al momento della presentazione della domanda, che attiene al fondamento nel merito e quindi anche quando la tutela venga chiesta da chi ha presentato istanza per la concessione del brevetto, ottenendolo poi in corso di causa", ovvero nei confronti di soggetti che la domanda abbiano solo presentato, ottenendo il riconoscimento del loro diritto, nel corso del giudizio iniziato contro di loro.

E' quindi da ritenere superato l'orientamento di cui alla citata sentenza delle S.U. n. 3657 del 1989, che ha affermato il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda nei confronti di soggetto, in relazione a un brevetto che lo stesso aveva solo chiesto o poteva in futuro richiedere, per accertare la mancanza dei requisiti oggettivi per conseguire il brevetto stesso, potendosi eventualmente rigettare la stessa nel merito, in caso di inesistenza del riconoscimento del trovato alla data della decisione, ma dovendosi riconoscere il diritto di agire dinanzi al giudice ordinario, per effetto della conoscibilita' della domanda per ottenere in sede amministrativa il brevetto stesso, fermo restando che la mancata concessione alla data della decisione, comporta l'assenza di una condizione preliminare di merito che da luogo al rigetto della domanda e non a preclusione di essa per difetto di giurisdizione.

La concessione del diritto di brevetto al convenuto in corso di causa costituisce fatto nuovo che, come condizione dell'azione, comporta il sopravvenire di un conflitto di diritti sul quale deve decidersi, ritrovando fondamento la domanda nella nuova situazione giuridica sorta dalla concessione, sulla quale c'e' giurisdizione sopravvenuta del giudice ordinario, che deve affermarla, anche se in precedenza mancava (S.U. 18 maggio 2007 n. 11560, 20 settembre 2006 n. 20322, 16 febbraio 2006 n. 3370, e 28 novembre 2005 n. 25031).

Del tutto irrilevante e' lo stato del procedimento amministrativo di opposizione dei terzi al rilascio del brevetto, dovendosi ritenere che, con la pubblicazione del provvedimento dell'U.E.B., sorge il diritto di privativa sul trovato, non potendo i ricorsi amministrativi precludere la decisione del giudice sulla chiesta nullita' del brevetto per difetto dei requisiti che puo' pronunciarsi, dopo il rilascio dello stesso e indipendentemente dalla decisione sul ricorso di cui sopra il cui accoglimento, con eventuale revoca del brevetto, puo' solo dar luogo seguito alla cessazione della materia del contendere.

E' quindi fondato per quanto di ragione il ricorso, che deve accogliersi, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda della Me. s.r.l, con cassazione della sentenza impugnata. Poiche' la pronuncia del Tribunale che dichiara la mancanza del presupposto della giurisdizione, costituisce, per quanto sopra detto, un rigetto della domanda per l'affermato difetto di una condizione preliminare di merito che invece sussiste, e quindi la pronuncia di primo grado non puo' qualificarsi come errata negatoria della giurisdizione, con nullita' conseguente del primo grado di causa, non devono applicarsi dell'articolo 353 c.p.c., e articolo 383 c.p.c., u.c.. Pertanto, per la rilevata violazione di legge in sede di merito, in accoglimento del ricorso deve cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa alla Corte d'appello di appello di Torino in diversa composizione, perche' si uniformi ai rilevati principi di diritto in materia di cognizione della domanda di merito e pronunci sulla stessa, provvedendo pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

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