La nullità del marchio non è sanabile

Nell'articolo 48 della legge marchi non vi e' una sola parola che suggerisca o autorizzi la conclusione che la norma abbia inteso sanare o convalidare un marchio nullo, restituendogli cio' che gli e' stato negato dall'articolo 47, e percio' in aperta contraddizione con quest'ultima disposizione: la stessa invece introduce una preclusione all'esercizio tardivo dell'azione di nullita' (o di contraffazione) per il fatto che la stessa non sia stata esercitata nel termine di cui si e' detto, lasciando impregiudicata ogni questione di validita' o nullita' del marchio posteriore nei confronti dei terzi; e disponendo soltanto, come avvertito da attenta dottrina, che il suo titolare rimasto inerte e' decaduto dal diritto di difendere l'uso monopolistico del marchio nei confronti di colui del quale ha tollerato l'abuso.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 marzo 2016, n. 4048



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere

Dott. FERRO Massimo - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 5303/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2188/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 27 luglio 2001, la (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo la (OMISSIS) s.r.l. per veder dichiarata la nullita' del marchio (OMISSIS) per mancanza di novita' e per l'inapplicabilita' al caso di specie dell'istituto della convalidazione.

Costituitasi l'odierna ricorrente eccepiva la decadenza parziale per non uso del marchio dell'attrice (OMISSIS) s.r.l. in quanto mai utilizzato per abbigliamento ed eccepiva, altresi', l'intervenuta convalida del marchio (OMISSIS) a causa del comportamento dell'attrice che, per un periodo ben superiore a cinque anni, aveva tollerato, essendone a conoscenza, l'uso del segno (OMISSIS) da parte della convenuta quale marchio e ragione sociale.

Depositava, tra l'altro, copia delle fatture d'acquisto dalla (OMISSIS) s.p.a., ritenendola impresa collegata con la (OMISSIS) s.r.l..

Il Tribunale di Rovigo, in sede istruttoria, sentiva (OMISSIS), presidente della (OMISSIS) s.r.l., il quale dichiarava di non aver alcun rapporto di parentela coi soci della (OMISSIS) s.p.a., ne' esservi altrimenti alcun collegamento societario con quest'impresa.

Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 952/04 del 21 dicembre 2004, rigettava le domande della attrice (OMISSIS) s.r.l., condannandola alla rifusione delle spese di giudizio.

La decisione del Tribunale era fondata sulla constatazione della decadenza per non uso del marchio (OMISSIS) per abbigliamento "essendo ben evidente che altro e' il fenomeno della sponsorizzazione (comunque effettuata al fine di rendere dapprima nota e consolidare in seguito la presenza della ditta in questione sul mercato dei componenti per biciclette) ed altro il fenomeno della distribuzione a livello commerciale di capi d'abbigliamento". Nel corso del giudizio, infatti, (OMISSIS) aveva messo in luce che l'attrice (OMISSIS) aveva apposto il marchio su capi d'abbigliamento non al fine di contraddistinguerne l'origine imprenditoriale, ma solo in finzione pubblicitaria e promozionale delle componenti meccaniche da essa prodotte.

Il Tribunale quindi riteneva superflua ogni decisione circa l'intervenuta convalidazione.

La (OMISSIS) s.r.l. interponeva appello notificato il 10 giugno 2005.

All'atto della precisazione delle conclusioni il Procuratore generale chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza non definitiva emessa in data 5 marzo 2007, pubblicata il 5 giugno 2007, la Corte d'Appello di Venezia, accogliendo l'impugnazione proposta dalla societa' (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo: dichiarava la nullita' del marchio " (OMISSIS)" n. (OMISSIS) concesso il 26 marzo 2002 a seguito della domanda di rinnovo n. (OMISSIS) del 12 marzo 1999 per le classi 25 e 28, costituente rinnovo del marchio (OMISSIS) del 9 novembre 1998; dichiarava la societa' (OMISSIS) s.r.l. responsabile della ipotesi di concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 codice civile, n. 1; inibiva alla predetta societa' qualsivoglia utilizzo del marchio " (OMISSIS)" come marchio, insegna, ditta, ragione sociale, per contraddistinguere abbigliamento sportivo, biciclette o accessori per biciclette; ordinava alla (OMISSIS) s.r.l. il ritiro del materiale pubblicitario in cui compariva tale marchio nonche' la distruzione di qualsiasi supporto materiale in cui compaia detto marchio; ordinava, infine, la trasmissione della sentenza all'Ufficio Italiano-Brevetti e Marchi.

Quindi, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per l'espletamento della ulteriore attivita' istruttoria necessaria in relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata da (OMISSIS) s.r.l., sia con riferimento alla nullita' del marchio, sia con riferimento alla concorrenza sleale.

Contestualmente, ordinava alla appellata (OMISSIS) s.r.l. l'esibizione "per estratto delle scritture contabili relative alla vendita di prodotti contrassegnati con,il marchio " (OMISSIS)" a far data dal 1991, disponendo, all'esito della esibizione, una consulenza tecnica volta a "determinare l'utile netto ricavato dalla societa' (OMISSIS) s.r.l. dalla vendita dei prodotti di abbigliamento sportivo recanti il marchio (OMISSIS) nel periodo".

Espletata la CTU, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza 2188/10, condannava la (OMISSIS) srl al pagamento in favore dell'appellante (OMISSIS) srl della somma di euro 340.448,38 oltre interessi dalla pronuncia al saldo. Provvedeva inoltre sulle spese di giudizio.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di sei motivi la (OMISSIS) srl. Resiste con controricorso la (OMISSIS) srl..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente,lamenta che erroneamente l'impugnata sentenza parziale riconosce senza esitazione che l'appellante (OMISSIS) s.r.l. aveva tollerato l'esistenza e l'attivita' della qui ricorrente (OMISSIS) s.r.l. per un periodo superiore a cinque anni, pur essendone perfettamente a conoscenza, ne ha pero' negato la convalidazione in relazione all'uso del segno distintivo (OMISSIS) a motivo della malafede dell'omonima societa'.

Sostiene la ricorrente che la malafede nella registrazione non puo' trovare applicazione in una ipotesi di mancanza di novita' nei confronti di un anteriore marchio registrato in Italia.

Il motivo e' infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che una interpretazione evolutiva dell'articolo 48 della legge marchi, anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 45, alla luce anche della normativa comunitaria,da' luogo a ritenere che l'articolo in questione, la' dove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi ambedue registrati. Cio' si desume tra l'altro dalla lettera della legge, che faceva riferimento ai marchi "conosciuti", i quali non sono soltanto quelli di fatto. (Cass. sez Un 17927/08).

In particolare le Sezioni Unite hanno chiarito che "non e' infatti sostenibile la mancanza di connessione tra le disposizioni dell'articolo 47 e quelle dell'articolo 48 che riguarderebbero ipotesi diverse ed inconciliabili, posto che la prima nell'enunciare la regola della nullita' del brevetto, fa immediatamente ed esplicitamente salvo il disposto dell'articolo seguente: percio' instaurando essa una specifica connessione con quest'ultimo, e preannunciandone il contenuto in una limitazione o in una diminuzione, ovvero se si vuole in una deroga, degli effetti normali" (Cass. sez Un 17927/08).

A tale proposito le Sezioni unite hanno precisato che "le due norme, conclusivamente non regolano ipotesi diverse, ma la minore (articolo 48) riguarda un aspetto della maggiore (articolo 47) e tra di esse e' semmai istituito dalla clausola, altrimenti priva di senso giuridico, un rapporto di genere a specie proprio nei termini evidenziati dall'interpretazione estensiva, che l'azione di nullita' - altrimenti assoluta - viene paralizzata per volonta' dello stesso articolo 47 in conseguenza dell'istituto della cd. (dagli studiosi e dalla giurisprudenza) convalidazione o consolidazione anche nella ipotesi in cui il suo titolare la faccia valere per la confondibilita' da parte di soggetti esterni del secondo brevetto con quello proprio.

Le Sezioni Unite devono, poi, rilevare che nell'articolo 48 non vi e' una sola parola che suggerisca o autorizzi la conclusione che la norma abbia inteso sanare o convalidare un marchio nullo, restituendogli cio' che gli e' stato negato dall'articolo 47, e percio' in aperta contraddizione con quest'ultima disposizione: la stessa invece introduce una preclusione all'esercizio tardivo dell'azione di nullita' (o di contraffazione) per il fatto che la stessa non sia stata esercitata nel termine di cui si e' detto, lasciando impregiudicata ogni questione di validita' o nullita' del marchio posteriore nei confronti dei terzi; e disponendo soltanto, come avvertito da attenta dottrina, che il suo titolare rimasto inerte e' decaduto dal diritto di difendere l'uso monopolistico del marchio nei confronti di colui del quale ha tollerato l'abuso".

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione da parte della Corte d'appello di Venezia del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 48 perche', ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, articolo 89, l'eventuale mala fede da parte di chi abbia registrato un marchio d'impresa prima del 31 dicembre 1992 non puo' essere ricondotta al momento della registrazione, ma valutata in relazione al successivo comportamento.

Il motivo appare infondato e per certi versi inammissibile non rivestendo carattere rilevante.

Anche a volere infatti ritenere applicabile la normativa anteriore alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, e' agevole osservare che la sussistenza della malafede al momento della registrazione comporta come logica conseguenza che anche l'uso successivo del marchio sia in malafede salvo prova contraria che nel caso di specie competerebbe alla resistente che sul punto nulla ha dedotto con il motivo.

Con il terzo motivo la societa' ricorrente lamenta l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la prova della malafede nel deposito del marchio (OMISSIS) perche', in particolare, non avrebbe preso in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio quali,ad esempio: la mancanza di affinita' tra i prodotti oggetto di registrazione; il non uso del marchio da parte della (OMISSIS) nel settore dell'abbigliamento; l'esistenza della (OMISSIS) spa, omonima della resistente (OMISSIS) srl, che vendeva i propri prodotti ad essa ricorrente e che cio' avrebbe indotto nella aspettativa di non ledere i diritti della (OMISSIS) srl.

Il motivo e' inammissibile.

La Corte d'appello ha rilevato che, al di la' della con divisibilita' dell'assunto della appellata secondo cui la sola confondibilita' del marchio non era idonea ad integrare la mala fede, vi erano ulteriori elementi idonei a dimostrare siffatta circostanza: in primo luogo la notorieta' acquisita dal marchio (OMISSIS) nel settore ciclistico; in secondo luogo la quasi identita' dei due marchi sia nella denominazione che nella grafica e nell'uso del corsivo.

Tale motivazione appare del tutto adeguata in quanto basata sulle risultanze istruttorie emerse nel giudizio e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico.

E' appena il caso di rammentare che il denunziato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803). Tale vizio non consiste invero nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce infatti al giudice di legittimita' non gia' il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la mera facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/4/2005, n. 8718; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., 8/8/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960). Nella specie, il ricorrente si limita invero a riproporre le censure avanzate con l'atto di appello in relazione alle quali si duole del mancato esame globale degli elementi probatori acquisiti al processo e dell'inadeguato esame di alcune testimonianze.

Quanto al contenuto dell'onere motivazionale che grava sul giudice di appello, va ricordato che la sentenza di secondo grado deve esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione (Cass. Sez. un. n. 10892 del 2001), ma l'onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, ne' che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. E', infatti, sufficiente che il giudice dell'impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, cosi' da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l'iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002; n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); e' cioe' sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l'atto di appello(Cass. n. 9670 del 2003; n. 2078 del 1998).

Nel caso di specie pertanto, la Corte d'appello ha correttamente selezionato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere ed in base ad essi ha argomentato la propria decisione.

Le censure che il ricorrente propone a tale motivazione e che si basano - come gia' rilevato - sulla asserita mancanza di affinita' dei prodotti, sul non uso per lungo tempo del marchio da parte della (OMISSIS) nel settore dell'abbigliamento,tendono in realta' a sollecitare, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita', un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita' non e' un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia' considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 12984 del 2006; Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Con il quarto motivo la ricorrente assume che la Corte d'appello di Venezia ha motivato in modo del tutto erroneo la propria decisione n. 707/07 la' ove non si e' attenuta al principio dettato in sede comunitaria in base al quale non sussiste un uso effettivo del marchio, atto ad evitarne la decadenza, qualora sia apposto ad oggetti pubblicitari che mirano a favorire l'acquisto di altri prodotti o a promuovere la vendita di questi ultimi, non trattandosi di uso reale e concreto, conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identita' di origine di un prodotto o di un servizio.

Con quinto motivo lamenta che la sentenza impugnata ha motivato in modo del tutto erroneo la propria decisione n. 707/07 la' ove ha ritenuto che l'apposizione del marchio su maglie indossate da squadre professionistiche lasciava presumere la diffusione di capi d'abbigliamento sul mercato, in difetto di ogni minimo principio di prova in tal senso.

I due motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.

E' certamente corretto, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'assunto della ricorrente secondo cui non costituisce uso effettivo del marchio conforme alla funzione essenziale del marchio l'apposizione su oggetti pubblicitari che mirano a favorire l'acquisto di altri prodotti o a promuovere la vendita di questi ultimi, ma nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato sulla base di due documenti (40 e 41) nonche' di cataloghi e fatture che la (OMISSIS) srl aveva concesso a terzi l'utilizzo del proprio marchio per la produzione di capi d'abbigliamento da ciclismo; il che corrisponde certamente ad un uso del marchio, sia pure a seguito di concessione di licenza per contraddistinguere prodotti altrui e non propri a prescindere dall'ulteriore aspetto della apposizione sulle maglie dei ciclisti a fini pubblicitari nel corso delle competizioni.

Trattasi dunque di una valutazione basata su accertamenti in fatto derivanti dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, la cui contestazione da parte della ricorrente da' luogo ad una censura che investe inammissibilmente il merito della decisione.

Con il sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 125 c.p.i. laddove la Corte d'appello di Venezia, nella sentenza n. 2188/10, ha condannato la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento di un'ingente somma determinata esclusivamente in base all'articolo 125.3 c.p.i. che invece non sarebbe stata applicabile nel caso di specie.

Non e' dubbio che e' corretta l'affermazione contenuta nel motivo secondo cui che nel caso di specie non poteva trovare applicazione ratione temporis l'articolo 125 c.p.i. bensi' la Legge Marchi n. 929 del 1942, articolo 66.

Nonostante cio', la decisione e' del tutto corretta anche se occorre apportare ad essa le dovute correzioni.

Va rammentato che questa Corte ha gia' affermato in relazione alla previdente normativa che il danno derivante da illeciti in materia di proprieta' intellettuale, cosi' come disciplinato dalle diverse norme in relazione ai diversi diritti in materia, costituisce una specificazione della norma generale dell'articolo 2043 codice civile per cui la concreta sussistenza di un danno risarcibile va dunque accertata secondo i criteri che governano la responsabilita' aquiliana e, quindi, con l'impiego anche di presunzioni ed il ricorso, in ordine alla quantificazione del danno, alla valutazione equitativa, qualora di essa si ravvisino i presupposti. (v. Cass. 7971/99 in tema di diritto d'autore).

In tale contesto, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, questa Corte, ha gia' avuto occasione di affermare che, in tema di valutazione del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non e' precluso al giudice il potere-dovere di commisurare quest'ultimo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attivita' vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo. (Cass. 6251/83; Cass. 3390/03; Cass. 8730/11 v. anche Cass. 12433/08 e Cass. 11353/10).

Non e' pertanto dubbio che l'applicazione del criterio in esame da parte della Corte d'appello sia del tutto corretta, ancorche' i fatti oggetto del giudizio siano avvenuti in epoca anteriore alla riforma operata dal codice di proprieta' intellettuale del 2005, che ha espressamente introdotto al livello normativo la possibilita' di liquidare il danno per la violazione delle disposizioni in materia di proprieta' industriale sulla base degli utili percepiti dal contraffattore.

Cio' e' dimostrato anche dal fatto che l'articolo 66, comma 2, della legge marchi, applicabile alla fattispecie, prevede anche la possibilita' che la sentenza liquidi su istanza di parte il danno sulla base di una somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano. Il che sta anche a significare che il giudice possa liquidare, se cio' risulta dagli atti di causa, il lucro cessante sulla base dei profitti ottenuti dal contraffattore sulla base della presunzione che,se la contraffazione non si fosse verificata, quei profitti sarebbero stati fatti dal titolare del marchio.

Il ricorso va in conclusione respinto.

La societa' ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 12.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

 

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