La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo AJ

AMICI JUNIOR – Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS – Marchio

nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR – Impedimento relativo alla

registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 »

Nella causa T-420/10,

ricorrente,

contro

rappresentato da G. Mannucci, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e

interveniente dinanzi al Tribunale:

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di

ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2), relativa ad un

procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani SpA e la sig.ra Annunziata Del Prete,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2010,

visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 gennaio

2011,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 gennaio

2011,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di un’udienza nel termine di un

mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del

giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del

Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

InfoCuria Page 1 of 8

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1... 27/03/2012

1 Il 27 settembre 2007 l’interveniente, sig.ra Annunziata Del Prete, ha presentato una

domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel

mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94

del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come

modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito

rappresentato:

3 I prodotti per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 9, 25 e 35 ai sensi

dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei

prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e

corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 9: «Apparecchi e strumenti ottici, lenti, montature, astucci, cordoncini e

catenelle per occhiali; occhiali da sole e da vista; occhiali a molla; lenti a contatto ed

ogni accessorio per occhiali compreso in questa classe»;

– classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

– classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali, in particolare servizi di

franchising».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul

n. 9/2008, del 25 febbraio 2008.

5 Il 12 maggio 2008, la ricorrente, Giorgio Armani SpA, ha proposto opposizione, ai sensi

dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009),

alla registrazione del marchio comunitario richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.

6 L’opposizione si basava sui seguenti diritti anteriori:

– il marchio italiano figurativo, registrato il 10 ottobre 2003, con il numero 912114, in

particolare per apparecchi e strumenti ottici rientranti nella classe 9 ai sensi

dell’Accordo di Nizza, articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria rientranti nella

classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza e servizi di pubblicità e di gestione di affari

commerciali rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza, qui di seguito

riprodotto:

InfoCuria Page 2 of 8

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1... 27/03/2012

– il marchio italiano denominativo ARMANI JUNIOR registrato il 20 marzo 2006, con

il numero 998554, in particolare per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria

rientranti nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza e servizi di pubblicità e di

gestione di affari commerciali rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

7 Con decisione del 20 agosto 2009, la divisione di opposizione ha accolto integralmente

l’opposizione. In data 12 novembre 2009, l’interveniente ha proposto un ricorso presso

l’UAMI avverso tale decisione ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009.

8 Con decisione dell’8 luglio 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda

commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso annullando la decisione della

divisione di opposizione e autorizzando la registrazione del marchio richiesto.

9 La commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto

rientranti nelle classi 9 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza si rivolgano, nel territorio

rilevante, ovvero l’Italia, al consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto, il

quale, nondimeno, è particolarmente attento per quanto riguarda gli articoli del settore della

moda. I servizi rientranti nella classe 35 si dirigono ad un pubblico di professionisti attivi in

vari settori commerciali e che prestano una particolare attenzione nell’acquisizione dei

servizi in questione. La commissione di ricorso ha inoltre sottolineato che la conclusione

della divisione di opposizione circa l’identità dei prodotti contrassegnati dai segni in conflitto

non era stata contestata dalle parti.

10 Quanto alla somiglianza dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha considerato che

la sigla AJ rappresenta, per la sua posizione e le sue dimensioni, l’elemento dominante nel

marchio richiesto senza tuttavia eclissare gli elementi «amici junior» all’interno del marchio

richiesto. In tal senso, il consumatore percepirà i termini «amici junior» e «armani jeans»,

termini questi ultimi che occupano una posizione di pari importanza rispetto alla sigla AJ nel

marchio figurativo anteriore, come indicativi dell’origine commerciale dei prodotti e dei

servizi contrassegnati dai segni in conflitto. Tenuto conto anche delle altre differenze relative

alla rappresentazione dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha concluso che questi

ultimi presentano una debole somiglianza visiva.

11 In ordine al raffronto tra i segni in conflitto dal punto di vista fonetico, la commissione di

ricorso ha ritenuto che i medesimi avessero in comune solo la sigla AJ, mentre le restanti

sillabe sarebbero distinte, nonostante qualche suono vocalico e consonantico comune. Ne

deriverebbe una somiglianza fonetica limitata.

12 In ordine al raffronto tra i segni in conflitto dal punto di vista concettuale, la commissione di

ricorso ha rilevato che le diciture per esteso cui si riferiscono le sigle AJ evocano concetti del

tutto distinti, soprattutto con riferimento ai prodotti della classe 35, per i quali i termini

«jeans» e «junior» non hanno carattere evocativo.

13 Sulla base di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha concluso che le differenze

visive, fonetiche e concettuali tra i segni in conflitto sono tali da prevalere sulle somiglianze

visive e fonetiche dovute alla sigla AJ che i marchi in questione hanno in comune. Pertanto,

dalle differenze che caratterizzano i marchi in conflitto consegue che il consumatore di

riferimento, che presta una particolare attenzione nell’acquisto dei prodotti o servizi citati

supra al punto 3, non sarà indotto a ritenere che detti prodotti e servizi provengano dalla

medesima impresa o da imprese economicamente collegate. Tale valutazione non è rimessa

in discussione, secondo la commissione di ricorso, dal fatto che i prodotti ed i servizi

contrassegnati dai segni in conflitto siano identici.

14 Tali conclusioni si giustificherebbero ancor più con riferimento al marchio ARMANI

InfoCuria Page 3 of 8

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1... 27/03/2012

JUNIOR, che presenterebbe ancor meno punti in comune con il marchio richiesto.

15 Quanto all’elevato carattere distintivo risultante dalla notorietà dei marchi anteriori, la

commissione di ricorso ha osservato che la notorietà di cui trattasi sarebbe legata al nome

Armani, il principale elemento di differenziazione visiva, fonetica e concettuale tra i segni in

conflitto. Inoltre, poiché l’opposizione era fondata esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo

1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso non potrebbe esaminare

se fossero soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo

regolamento.

16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– accogliere l’opposizione;

– respingere la domanda di marchio comunitario;

– ordinare all’UAMI di dare esecuzione alla decisione di rifiutare la registrazione del

marchio richiesto;

– condannare l’UAMI e la sig.ra Del Prete alle spese di tutti i gradi del procedimento;

– liquidare le spese da essa sostenute a titolo dell’articolo 91, lettera b), del regolamento

di procedura del Tribunale.

17 L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

18 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione

dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

19 Occorre innanzitutto rilevare che, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice

dell’Unione avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, quest’ultimo,

conformemente all’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, è tenuto ad

adottare tutte le misure che l’esecuzione della sentenza di detto giudice comporta. Di

conseguenza, non spetta al Tribunale impartire ordini all’UAMI, il quale è tenuto a trarre le

conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione.

Pertanto, il quarto capo delle conclusioni della ricorrente, con cui si chiede che il Tribunale

ordini all’UAMI di dare esecuzione alla decisione di rifiutare la registrazione del marchio

richiesto, è irricevibile.

20 Secondo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio sarà

escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col

InfoCuria Page 4 of 8

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1... 27/03/2012

marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono

stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il

marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con

il marchio anteriore.

21 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il

pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa

o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il

rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione che il

pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in

considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra

la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale

del 9 luglio 2003, Laboratories RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY

HILLS), T-l62/01, Racc. pag. II-2821, punti 30-33 nonché la giurisprudenza ivi citata].

22 Per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale tra i segni in conflitto, la

valutazione globale del rischio di confusione deve essere fondata sull’impressione

complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi

distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2003, Phillips-Van

Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01,

Racc. pag. II-4335, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata].

23 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in

considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro

marchio. Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati

ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella

memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze,

essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti

del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento

dominante. È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale elemento è atto a

dominare da solo l’immagine di tale marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, di

modo che tutti gli altri elementi del marchio siano trascurabili nell’impressione d’insieme

prodotta da questo. Inoltre, il fatto che un elemento non sia trascurabile non significa che sia

dominante, così come il fatto che un elemento non sia dominante non implica affatto che sia

trascurabile [v. sentenza del Tribunale del 3 settembre 2010, Companhia Muller de

Bebidas/UAMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, non

ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48 e la giurisprudenza citata].

24 Nella fattispecie la ricorrente fa valere che, a causa delle sue dimensioni, la sigla AJ è

visivamente dominante all’interno del marchio richiesto, e che i termini correnti «amici» e

«junior» non vi aggiungono alcun elemento distintivo e possono essere associati ai marchi

della ricorrente. Inoltre, l’interveniente, con la sua domanda, cercherebbe di trarre

indebitamente vantaggio dai marchi celebri della ricorrente presentando il proprio segno

come facente parte della medesima famiglia di marchi. Tale notorietà aumenterebbe il rischio

di confusione tra i due segni.

25 Sul piano fonetico, la ricorrente sostiene che le sigle AJ sono pronunciate in italiano come

«a i lunga», cosicché i due segni avrebbero in comune le prime quattro sillabe.

26 In tale contesto, la sigla AJ, che, in capo al pubblico di riferimento, rinvierebbe direttamente

ai diversi marchi Armani, definirebbe l’impressione d’insieme prodotta dai due segni, sicché

il ricorso ai termini «amici junior» e «armani jeans» per definire il significato di detta sigla

non sarebbe determinante. L’ampio riconoscimento di tale sigla accrescerebbe il suo

carattere distintivo e indurrebbe il consumatore medio ad associare i prodotti

InfoCuria Page 5 of 8

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1... 27/03/2012

dell’interveniente a quelli della ricorrente.

27 L’UAMI contesta le valutazioni della ricorrente e afferma che le somiglianze visive e

fonetiche tra i segni in conflitto sono deboli e che questi ultimi sono diversi sul piano

concettuale, per cui un rischio di confusione doveva essere escluso. L’interveniente, da parte

sua, conclude per l’assenza di somiglianza visiva, fonetica o concettuale fra i segni di

conflitto.

28 Nella fattispecie, come rilevato dalla commissione di ricorso (vedi punto 10 supra), la sigla

AJ occupa una posizione dominante dal punto di vista visivo nel marchio richiesto, mentre,

contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, i termini «amici junior» non sono

trascurabili nell’ambito di quest’ultimo. Inoltre, la sigla AJ occupa, dal punto di vista visivo,

a causa delle dimensioni dei suoi caratteri nell’ambito del marchio anteriore, un posto

importante almeno quanto quello dei termini «armani jeans». Tale valutazione non è inficiata

dalla circostanza che la sigla in questione sia rappresentata con caratteri di stampa ordinari,

poiché i termini «armani jeans» sono rappresentati nello stesso modo. Inoltre, la stilizzazione

della sigla AJ nell’ambito del marchio richiesto è prossima a quella utilizzata per la sigla AJ

nell’ambito del marchio figurativo anteriore. Per giunta, nelle due rappresentazioni la parte

sinistra della lettera maiuscola «A» è più sottile della parte destra e detta lettera poggia su

una «base» formata da due trattini.

29 Si deve aggiungere che l’esistenza di una somiglianza tra due marchi non presuppone che la

componente comune agli stessi costituisca l’elemento dominante nell’impressione globale

prodotta dal marchio richiesto. A questo proposito è sufficiente che tale componente comune

non sia trascurabile (sentenza della Corte del 2 settembre 2010, Klein Trademark

Trust/UAMI, C-254/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56), il che

sicuramente si verifica nel caso della sigla AJ nell’ambito del marchio richiesto e del

marchio figurativo anteriore. Pertanto, tenuto conto delle dimensioni della sigla AJ nel

marchio richiesto e del peso inferiore ma non trascurabile dei termini «amici junior», occorre

concludere, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso e da quanto fa

valere l’UAMI, che i due segni presentano una somiglianza visiva media e non una

somiglianza debole.

30 Sul piano fonetico, occorre rilevare che, a prescindere dalla pronuncia della sigla AJ che

verrà adottata dalla maggioranza del pubblico di riferimento («a dzei», secondo la

commissione di ricorso, o «a i lunga» secondo la ricorrente), le lettere «A» e «J» sono

presenti non solo nell’ambito della sigla di cui trattasi, ma anche all’inizio di ciascuna delle

parole che l’accompagnano all’interno del marchio richiesto e del marchio figurativo

anteriore. Tuttavia, come ritenuto dalla commissione di ricorso e come sostiene l’UAMI, le

differenze fonetiche tra i termini «armani jeans», da una parte, e «amici junior», dall’altra,

riguardano tutte le sillabe ad eccezione della prima sillaba delle parole «armani» e «amici».

Ne risulta, come rilevato dalla commissione di ricorso, che esiste una somiglianza fonetica,

seppur debole, tra i segni in conflitto.

31 Sul piano concettuale la ricorrente non formula argomenti avverso la valutazione della

commissione di ricorso, secondo cui i termini «amici junior» evocano un concetto diverso da

quello evocato dai termini «armani jeans».

32 Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, occorre rilevare che, come risulta

dal punto 33 della decisione impugnata, la ricorrente ha invocato dinanzi alla commissione

delle ricorso la notorietà dei «marchi ARMANI», di cui farebbero parte i marchi anteriori.

Tale argomento viene parimenti dedotto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale sia nell’ambito

della valutazione della somiglianza visiva sia nell’ambito della valutazione globale del

rischio di confusione.

InfoCuria Page 6 of 8

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1... 27/03/2012

33 A tale riguardo occorre rilevare che la notorietà di un marchio è un elemento che dev’essere

preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia

sufficiente per provocare un rischio di confusione [sentenza del Tribunale del 27 ottobre

2005, Éditions Albert René/UAMI – Orange (MOBILIX), T-336/03, Racc. pag. II-4667,

punto 84]. Invero, la notorietà di un marchio anteriore può contribuire al suo elevato

carattere distintivo e può pertanto aumentare il rischio di confusione tra il marchio medesimo

ed un marchio di cui si richieda la registrazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 4

novembre 2003, Díaz/UAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Racc. pag. II-4835,

punto 44].

34 Come risulta dal punto 33 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto,

pur dichiarando di non aver esaminato il materiale probatorio presentato dalla ricorrente a tal

proposito, che l’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori invocati a sostegno

dell’opposizione sia legato all’elemento «armani», che costituisce il principale elemento di

differenziazione visiva, fonetica e concettuale dei marchi in conflitto. Tuttavia, la

commissione di ricorso non ha esposto su quale fondamento sia potuta giungere a tale

conclusione. Orbene, una tale esposizione era tanto più essenziale in quanto, come risulta dal

medesimo punto della decisione impugnata, la ricorrente ha fatto valere la notorietà dei

marchi invocati a sostegno dell’opposizione nel loro insieme e non in quanto contengono il

termine «armani».

35 Ciò considerato, e tenuto conto dell’errore constatato quanto al grado di somiglianza visiva

tra il marchio richiesto e il marchio figurativo anteriore, la decisione impugnata deve essere

annullata.

36 Quanto al secondo e al terzo capo delle conclusioni della ricorrente, diretti alla riforma della

decisione impugnata, occorre rilevare che, nonostante l’articolo 65, paragrafo 3, del

regolamento n. 207/2009 autorizzi il Tribunale a riformare le decisioni delle commissioni di

ricorso, tale possibilità è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti

consente la decisione della causa [sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, Gabel

Industria Tessile/UAMI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Racc. pag. II-823, punto

28]. Nella fattispecie, la circostanza che la commissione di ricorso non abbia esaminato il

materiale probatorio presentato dalla ricorrente a sostegno del suo argomento relativo alla

notorietà dei marchi invocati a sostegno dell’opposizione implicherebbe che il Tribunale

valutasse per la prima volta detto materiale. Orbene, un tale esercizio non è ricompreso

nell’ambito dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

37 La ricorrente chiede al Tribunale di condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese

dell’intero procedimento. Essa chiede anche che siano liquidate in suo favore le spese del

procedimento dinanzi al Tribunale.

38 Quanto alla prima domanda, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del

regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento

dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia

per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione. Pertanto, la

domanda della ricorrente diretta a che l’UAMI e l’interveniente siano condannati alle spese

dell’intero procedimento deve essere dichiarata irricevibile nella parte in cui tale domanda si

riferisce anche al procedimento di opposizione.

39 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è

condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, l’UAMI e

InfoCuria Page 7 of 8

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1... 27/03/2012

l’interveniente, rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare, oltre alle proprie

spese, le spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 marzo 2012.